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从欧盟知识产权局上诉委员会R1747/2022-3裁决谈洋芋片的设计自由度

图片来源 : shutterstock、达志影像

凡是人类设计之物品,或多或少都有设计自由 — 连洋芋片也不例外。欧盟知识产权局(European Union Intellectual Property Office, EUIPO)上诉委员会透过R1747/2022-3裁决告诉大众,在一片波纹造型之外,洋芋片还拥有千变万化的可能性。

前情提要

本案[1]系争设计为FAM于2015年注册之第002610592-0001号欧盟设计(以下称系争设计),其指定之产品类别为「洋芋片」(crisps)。2020年,Frito-Lay North America, Inc.以《欧盟设计规则》(European Union Design Regulation, EUDR)第25(1)(b)条及第4(1)条为由,请求EUIPO宣告系争设计无效;其所引证之先前公开设计为第001301733-0001号(D1)及第001301733-0008号(D2)欧盟设计,指定之产品类别均为「零食」(snack foods)。

图1. 先前设计D1与D2和系争设计比较;数据源:EUIPO eSearch plus, https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic

2022年,EUIPO无效部门(Invalidity Division)裁定系争设计无效。其认为洋芋片之造型虽受部分限制,但至少仍有中等以上设计自由度(designer’s degree of freedom),惟与先前设计D2相较之下,两者在波纹数量及振幅、厚度等方面皆高度近似,主要差异仅在于D2沿两轴呈现曲线,而系争设计则无。尽管有认知使用者(informed user)应可察觉此一差异,惟该差异程度仍未能改变系争设计与D2两者整体印象之近似性。FAM对此不服,遂上诉至EUIPO上诉委员会(Board of Appeal, BoA)请求撤销该裁定。然而,BoA认同无效部门见解,仍维持原裁定并驳回上诉。

独特性判断分析步骤

评估设计是否符合EUDR第6(1)条之独特性时,须遵循判例法所确立之四项审查步骤,包括:(1)确定可能内含或应用系争设计之产品类别;(2)确定有认知使用者及其对设计间近似点与差异点之注意程度;(3)确认设计者创作系争设计时之设计自由度;(4)综合比较系争设计与各先前公开设计对有认知使用者所形成之整体印象。BoA针对该四项步骤,逐一分析说明如下。

相关产品:洋芋片

尽管系争设计与D1及D2指定产品类别不同,惟就相关图示观察,皆是洋芋片外观设计,故BoA认定本案之相关产品市场为「洋芋片」,而非泛指整个零食市场。不过,BoA并未进一步将产品类别限缩至「马铃薯制之洋芋片」,因为无论是设计说明或产品指定,均未暗示此等特性。

有认知使用者:习惯购买洋芋片之消费者

有认知使用者属于法律概念,须以概括方式界定并说明其具备之标准特性,而非逐案决定相关产品之个别用户。依据判例法解释,有认知用户并非相关产品之制造商或销售商,系指依产品预定用途而为使用之人;且「有认知」一词意指,该使用者虽非设计师或技术专家,但知悉相关领域中各种既存设计及通常设计特征,且基于兴趣,使用相关产品时有较高注意程度。

因此,就系争设计而言,有认知使用者应指习惯购买洋芋片产品之人,系基于其使用情形而对洋芋片产品有相当认识,且透过浏览产品目录、造访实体或网络超市及杂货店、阅读洋芋片市场相关信息或文章等途径,熟悉市面上现有洋芋片造型。

设计自由度:宽广

设计自由度意指,设计者创作时因产品或其元素之技术功能及相关法规要求而受到限制,导致某些特征标准化或成为该产品之共通特征。在此概念操作下,若自由度越受限,设计间之细微差异越可能使有认知使用者产生不同整体印象;反之,若自由度越大,该细微差异越难产生不同整体印象,换言之,若无显著差异将导致整体印象雷同。

BoA认为,为发挥方便食用目的,洋芋片产品须具备若干特征,包括足以自原料完整切制(且不易破碎)之形状、尺寸与厚度;然而,基于产品预定用途而要求特定特征,尚不能以此证明设计自由度受限。根据在程序中提交之市售产品图样以及其他注册设计(如下图所示),BoA认为,尽管多数洋芋片皆具有类似圆形外观,惟其比例(高度与宽度)、曲线(或波纹)配置、大小及数量等仍存在各种变化(亦即替代形状),正足以证明设计者享有宽广之设计自由度 — 此点即不同于无效部门所认定之中等设计自由度。

图2. 其他洋芋片产品的注册设计图例;数据源:FAM v. Frito-Lay North America, Inc., Case R1747/2022-3.

至于FAM主张鲜切洋芋片所受限制较组合(compound)洋芋片为多,且波纹造型之生产流程亦对设计自由度造成限制,BoA指出,单凭相关产品专利存在,不足以证明洋芋片厚度或曲线 / 波纹形状设计系完全由技术功能所决定,仍必须综合考虑其他证据。然而,FAM并未提出可资说明洋芋片开发受技术限制之事证。

整体印象比较:极为近似

比较涉讼设计间之整体印象时,应直接比对两者并采综合性评估,不得仅就所罗列之近似点与差异点逐项分析比对。再者,比较系以注册申请案中所述及所示设计为主,实际产品图像仅能作为确认比对结果之例证。

在实际比对上,BoA与无效部门均以程序经济为由,优先比对先前设计D2与系争设计,并分别列出两者设计特征如下:

特征描述
1 2 3 4 5
系争设计 外部轮廓呈椭圆形 整体脆片系平坦 双侧具有规则之圆滑波纹 整体脆片共七个峰顶(波峰) 整体脆片具有一定厚度
先前設計D2 外部轮廓呈圆形 整体脆片呈弯曲 双侧具有规则之圆滑波纹 整体脆片共六个峰顶(波峰) 整体脆片具有一定厚度

表1. D2与系争设计特征描述;数据源:由北美智权报/许慈真整理自FAM v. Frito-Lay North America, Inc., Case R1747/2022-3.

图3. D1与D2和系争设计在曲度细部比较;数据源:FAM v. Frito-Lay North America, Inc., Case R1747/2022-3.

显然,两者设计在(1)外部轮廓、(3)波纹形状及(5)厚度上雷同或相当一致,(4)波纹数量亦相差不远,可以说所产生之整体印象极为近似;主要差异仅在于,系争设计(2)整体脆片为平坦,先前设计则呈现弯曲。然而,考虑到两者设计有多项特征几乎相同,单凭整体脆片有无曲度此点差异,并不足以形成不同之整体印象;更何况,本案所涉洋芋片系由生鲜蔬菜切制而成,「呈现弯曲」此点极可能被视为原料本身特性或油炸调理后之结果,反而导致有认知用户不会特别关注特征(2)。再者,BoA指出,纵使有认知使用者之注意程度相对较高,但仍不会详尽缜密地检视整体产品,因此,极为细微之特征差异(例如波纹形状)或难以察知之特征(例如系争设计顶部与底部),均难以成为有认知使用者之关注焦点。

至于程序中提交之产品图样及其他注册设计,对本案判断有何种影响?BoA认为,此类证据之数量与相关性,均不足以证明于系争设计申请当时,相关市场既有技术已达饱和状态(saturation of the state of the art);相对地,反而突显洋芋片波纹形状具有多样性,其数量、高度、宽度及位置均存在各种变化。其次,此类证据(亦即替代形状)亦证明洋芋片造型并无EUDR第8(1)条「纯为功能性考虑」情形,换言之,单凭多数洋芋片整体轮廓呈现圆形,或是系争设计与先前设计外观极为近似,均无法直接推论出相关特征系完全由产品功能所支配。

結語

本案裁决除了主题相当趣味外,也为设计自由度认定与功能性解释指出了两个重点:其一,基于产品预定用途而需要特定特征,并不当然代表设计自由度受限;换言之,仍须藉由其他事证说明设计自由度受限与否,在本案,即是从「存在替代形状」此点反面认定自由度并未受限 — 甚至相当宽广!

其二,多数市售产品间(或系争设计与先前设计间)之轮廓或其他外观特征高度相似,既无法证明相关市场既有技术已达饱和,亦无法直接推论出相关特征系完全基于功能性考虑;因为,造成市售产品设计大同小异之背后理由,并非仅止于技术功能需求或设计自由度受限而已,消费者偏好、时尚趋势或商业成功等因素,都可能造成产品同质化(homogenization)之表面现象 — 这正是因设计者自选限制(self-chosen limitation)所致[2],而近年欧洲法院判决[3]已明确否定该等因素对设计自由度之影响。

备注:

  1. [1] FAM v. Frito-Lay North America, Inc., Decision of the Third Board of Appeal of 29 January 2024 (Case R1747/2022-3).
  2. [2] Andreas Haberl, Eva Maierski & Oliver Nilgen, Comments of the GRUR Committee for Design Law on the request for a Preliminary Ruling in Case C-323/24 – Deity Shoes, S.L. v Mundorama Confort, S.L. and Stay Design, S.L., GRUR, ¶ 91.
  3. [3] Deity Shoes, S.L. v Mundorama Confort, S.L., Stay Design, S.L. (Case C-323/24) ECLI:EU:C:2025:983.

责任编辑:卢颀

【本文仅反映专家作者意见,不代表本报立场。】

作者: 许慈真
现任: 台湾 台北大学土地与环境规划研究中心研究员
学历: 台湾 辅仁大学法律学系博士
台湾 辅仁大学外语学院财经法律翻译硕士学程
台湾 辅仁大学财经法律学系硕士
台湾 辅仁大学法律学系学士
专长: 知识产权、法律翻译