- 北美智權報│專利申請│商標申請│侵權分析│智財權顧問│專利佈局│美國專利 - https://naipnews.naipo.com/zh-hans/ -

USPTO开办AI自动检索试行计划 图助申请人初步判断相关发明价值

黄兰闵/北美智权 智权法规研究组

USPTO开办AI自动检索试行计划(Artificial Intelligence Search Automated Pilot (ASAP!) Program),缴费报名后获准参加者,可在实审前收到AI检索结果,但无优先进入实审的效果,理想状况下,有机会藉此预知专利申请的前方障碍,并据以修正Claim、调整申请策略,有利USPTO及申请人提升资源运用效率。

USPTO宣布开办AI自动检索试行计划(Artificial Intelligence Search Automated Pilot (ASAP!) Program),希望能藉此提升美国专利申请效率。其基本规则是:申请人缴费报名后,获准参加者,不会因此让申请案加速审查,但在实审开始之前,可提早收到一份前案清单,有机会预知申请案存在哪些核准障碍,并据以重新调整申请策略、修正申请专利范围,在理想状况下,应可减少核驳答辩往返次数,节省专利申请时间及支出。然而,依本项办法付费取得的前案清单,不是USPTO审查官人工检索结果,部分专家对其精准度及价值颇多质疑。

试行办法

这项办法有半年试行时间,起自2025年10月20日,迄于2026年4月20日。不过USPTO留有但书,该局各技术审查中心(Technology Center,简称TC)接受参加的申请案数量有限,要是全都达到200件以上,USPTO即准备提前结束试办。同时,USPTO也保留办法变更可能,试行期间及相关规定不排除再有调整,有意报名的申请人,宜注意USPTO官方公告。

依目前USPTO发布办法,仅接受以试行期间申请的新案报名,且申请案必须是依35 U.S.C. 111(a)提出的发明正式申请案。PCT进入美国的美国国家阶段申请案无法参加;植物案、设计案、Reissue案、各类延续案(continuing application,含CA/CON、DIV、CIP)也都排除在外。

申请人需注意,用以报名的申请案,其说明书、请求项、摘要,都须符合DOCX送件官方规定,连同指定制式表格PTO/SB/470及37 CFR 1.17(f)规费[1],全都备妥之后,必须同日一起以Patent Center在线递交,此外,申请人还需登记加入Patent Center Electronic Office (e-Office) Action Program。万一报名有瑕疵,无补救机会,也不会退报名所缴37 CFR 1.17(f)规费。

不过,虽是新案送件之日就需报名,USPTO会先处理形式初审,之后才开始审核是否准予参加。若确认可准予参加,USPTO会先通知申请人报名成功,并着手安排AI自动检索,之后再另外寄发官函,通知申请人检索结果。

AI自动检索结果

USPTO内部开发的AI自动检索工具,会根据申请案CPC技术分类,以及说明书、请求项、摘要内容,由美国专利公告本、美国专利申请案公开本、包含多个外国专利文献的外国图文(FIT)等数据库,自动检索相关的先前技术,而后据以产生自动检索结果通知(Automated Search Results Notice,简称ASRN),按相关性排序,列出最多10笔数据。

ASRN不算USPTO所发OA,申请人毋须回复,但视个案情况,申请人可考虑是否采取其他后续动作,比方提交初步修正、主动放弃申请并请求退检索及超项费等。

按USPTO公告说明,ASRN形制类似USPTO审查官OA所附PTO-892表,会列出文件编号、日期、发明人姓名、CPC技术分类,并会提供检索字符串。这份ASRN除有复本寄交申请人参考,并会置入该申请案案卷(不含清单所列文件复本),待USPTO审查官实审时,即会加以考虑,且其考虑方式,与审查官自行检索找出的一般引证案相同。

必须说明的是,审查官会考虑ASRN,但不必然须把所列文献誊入PTO-892表;唯一例外是,比方真有ASRN所列某文献被用作OA引证案,这种情况下,PTO-892表自然会加列该笔引证案。同样地,申请人也无义务另外呈报ASRN文件清单。只不过,ASRN所列各笔文献要是没列进PTO-892表,也未由申请人依法提IDS呈报,就不会显示在专利公告本封面;假使申请人想自行提IDS呈报,应注意计算IDS呈报数据总笔数、确认是否须额外缴交IDS附加费。

外界初步反应

数字美国专利律师指出,本项办法最大的可能益处是:申请案进入实审阶段之前,理论上,有机会预见前方的冰山、暗礁,并及早调整船舵;在竞争相对激烈的红海领域,对申请人的可能帮助尤大。甚至不只是申请人,第三方也可据以初步判断相关发明价值、决定是否投资。

比方,优先权期间行将结束,又或有论文或产品即将发表,申请人急于抢申请时效,没预做初步检索,即匆忙送件。这种情况下,利用本项办法,可在实审前先取得AI检索结果,有机会预知申请专利的潜在先前技术。又或者美国案是第一案,优先权期间只有12个月,往往在拿到官方检索审查结果之前,就必须决定是否加请其他国别专利、向哪些国别申请专利,要是能先有一份检索结果在手,至少有分析判断的依据。

也就是,付费取得ASRN,会同时衍生处理相关官函、分析额外文献,甚至是IDS呈报的成本,但在理想状况下,一来可辅助USPTO审查官检索及OA撰写,二则可让申请人参考其检索结果、先行修正请求项范围,是有可能因而减少OA答辩往返次数,有利控制审查资源及申请成本。甚至,如果因此发现无法回避的前案,申请人大可在实审前,赶紧以Express Abandonment撤回已送件的美国申请案、请求退还检索和超项费,而后续国别申请计划,亦可在这个阶段就果断放弃、省下大额预算。

然而,理想与现实往往存在差距。AI检索究竟有多高的准确度?到底值不值得申请人再花一笔规费加购这项服务?很多人心里都充满质疑。也有人担心,收到ASRN之后立刻提交初步修正,日后会否被解释作适用申请历程禁反言?只不过,这种种问题,暂时都没有解答。

若真有申请人想尝试,建议先筛选可能适用案件、预先建置可储存ASRN相关文件及列表文献的内部系统,因每件申请案仅有一次报名机会,务须备妥规定的文件及规费,在新案申请时完成报名。

备注 :

[1] 本文撰稿之日,大实体、小实体、微实体37 CFR 1.17(f)规费应缴金额,各是美金450元、180元、90元。