请求项界定了一项发明所受专利权保护的范围以及何种行为构成侵权，因此，对请求项的解释是评估可专利性、有效性及侵权行为的基石。不论是在审查过程中，或是取得权利后的不同审查程序中，请求项用语的精确涵意往往是争议的核心。但就用语的精确性而言，是本领域中具有一般技艺者 (POSITA) 阅读请求项整体后就可以理解请求项的范围，即属精确足矣；抑或请求项用语必须，就说明书记载之内容进行定义方属精确。本文以G 1/24号决定剖析EPO对这个实务问题的最新见解，并与USPTO的做法进行比较，阐明EPO申请案的特殊之处。
G 1/24号决定
欧洲专利局扩大上诉委员会在6月18日发布G 1/24号决定，该决定源于上诉委员会在2024年6月24日裁定之T 439/22号案。由于该案争点对于欧洲专利公约各签署国的专利行政机关与司法机关在法规解释上的一致性至关重要[1]，需要解决该案争点方能作出T 439/22号案完整裁决。因此，上诉委员将该案争点提交扩大上诉委员会。
该案涉及一项关于含有气溶胶形成材料之电子烟装置的专利。核心争点是请求项1的新颖性，其特征在于一个「褶皱片(gathered sheet)」。专利权人主张根据该用语的通常含义，请求项就已具有新颖性，而上诉人则认为，如果根据说明书内容之定义来解释「褶皱片」这个用语，将导致一个文义上更宽泛、技术上更合理的含义，进而导致请求项1缺乏新颖性。
上诉委员会向扩大上诉委员会提出了三个争点，这三个争点反映了EPO在请求项解释上的模糊性及实务上的分歧：
- 在根据EPC第52至57条评估可专利性时，是否应适用EPC第69(1)条[2]第二句和第69条解释议定书第1条来解释请求项。
- 在解释请求项以评估可专利性时，是否应查阅说明书和附图；如果应该，是必然查阅，还是仅当请求项在单独观之被发现不清晰或含糊时才查阅。
- 在解释请求项以评估可专利性时，说明书中明确提供的请求项用语的定义或类似信息是否可以被忽略，以及在何种条件下可以忽略。
关于争点1
扩大上诉委员会指出EPC中没有明确的法律根据可用于可专利性评估时的请求项解释。EPC第69条及其议定书被视为主要涉及侵权诉讼，因此不完全适用于根据EPC第52至57条进行的可专利性评估。EPC第84条[3]也被认为是一个有问题的替代方案，因为它侧重于专利申请的形式内容，而非规范请求项解释的实际操作。
然而，扩大上诉委员会承认的确存在一种判例法体系，该体系将这些规定类推适用于可专利性审查，并允许从EPC第69条及其议定书中汲取适用的原则。既然请求项内容，包含其用语，是评估EPC第52至57条下可专利性的起点和基础，那么也允许EPC第69条及其议定书的适用。
扩大上诉委员会对EPC第69条的处理方式，与其说是一种务实的法律发展，还不如说是将一项既定但有些模糊的实务正式化并加以强化。尽管委员会承认EPC第69条并非直接适用于专利性评估，但并未抛弃其原则，相反地，它利用了已经类推适用这些原则的现有判例法。这为长期存在但应用上分歧的请求项解释方法提供了固定且统一的法律基础。
关于争点2
扩大上诉委员会明确驳回了此前仅在请求项不清晰或含糊时才要求查阅说明书和图示的判例法。扩大上诉委员会发现，这种先前的方法与EPC第69条的措辞、原则、EPC成员国法院和统一专利法院(UPC)的实务相矛盾。更重要的是，扩大上诉委员会认为，确定请求项的清晰度本身就是一种解释请求项的行为，而非解释请求项的前置步骤。因此，扩大上诉委员会裁定，无论感知到的清晰度或含糊性如何，说明书和任何附图都必须始终被查阅以进行请求项解释。
透过声明「确定请求项的清晰度本身就是一种解释行为」，扩大上诉委员会以一种微妙而有力的方式重新定义了「清晰度」(根据EPC第84条)的感知和评估方式。如果清晰度本身需要被解释，那么在不先进行涉及整个专利文件的解释行为的情况下，请求项就不能被视为「清晰」或「不清晰」。这意味着说明书不仅仅是解决模糊性的工具，还是最初确定请求项含义和范围的不可或缺的透镜。这一认识意味着，以往允许仅以孤立的请求项来判断清晰度的论点变得失去立论基础，如果说明书提供了足够的上下文，这可能会将以EPC 第84条提起异议的重点从纯粹的用语或术语问题，转变成请求项和说明书之间的一致性问题，就像T 439/22号案一样。
关于说明书中明确提供的定义是否可以被忽略的争点3，扩大上诉委员会认为已被争点2所涵盖，因此裁定不予受理。
下表整理G 1/24之争点、裁决结果及裁决理由，以利读者理解。
| 争点 | 争点内容 | 扩大上诉委员会的裁决 | 裁决简要理由 |
| 1 | 根据EPC第52-57条评估可专利性时，是否应适用EPC第69(1)条第二句和第69条解释议定书第1条来解释请求项。 | 请求项是评估专利性的起点和基础；说明书和附图必须始终用于解释请求项。 | 尽管EPC第69条主要涉及侵权，但现有判例法已类推适用其原则。 |
| 2 | 在解释请求项以评估可专利性时，是否应查阅说明书和附图；如果应该，是普遍查阅，还是仅当请求项在孤立情况下被发现不清晰或含糊时才查阅。 | 说明书和附图必须始终查阅，而不仅仅是在请求项被发现不清晰或含糊时。 | 之前的做法与EPC第69条原则、各国法院及UPC实务相悖；确定清晰度本身就是解释行为。 |
| 3 | 在解释请求项以评估可专利性时，说明书中明确提供的请求项术语的定义或类似讯息是否可以被忽略，以及在何种条件下可以忽略。 | 不予受理。 | 该争点已被争点2的答案所涵盖。 |
后续影响
- 对撰写、申请层面的影响
该决定之后，EPO申请案的说明书将从一个辅助文件提升为定义发明范围的同等关键组成部分，专利撰稿者不能再仅仅依靠请求项来界定发明的范围。说明书变成了不可或缺的解释工具，始终影响请求项的含义，因此在撰写过程中需要必须一丝不苟地确保请求项、说明书和附图之间一致。任何用语、定义上的差异，即使是细微的，都可能被用来以非预期的方式缩小或扩大请求项的范围。这意味着专利撰稿者往后必须以更加策略性的态度来撰写说明书，例如记载更多的实施例、更多具有上下位关系的层次化用语或特征[4]，来确保每个请求项特征都得到描述性文本的有力支持和澄清，从而减少在审查或诉讼过程中出现非预期解释的可能性。
- 对异议、上诉层面的影响
异议、诉讼各方将在EPO的请求项解释的明确统一规则下运作，往后不再出现双方对于请求项应按字面解释还是根据说明书解释的冗长辩论，使得授权后程序中如何解释请求项会有更大可预测性。关于请求项解释或范围的争点将会是直接审视整个专利记载得出的具体解释。对于异议方而言，有可能提供了更强的法律依据，来对请求项作出更广泛的解释，进而主张请求项已被先前技术揭露，导致缺乏新颖性/进步性。对于专利权人则较为不利，因为说明书必须明确支持其预期的请求项解释或范围，使得专利权人的抗辩策略对于对造来说变得较有可预测性。
美国实务下撰写、申请的原则
在专利申请的审查过程中，USPTO对请求项用语采用「最广义合理解释」 (Broadest Reasonable Interpretation, BRI) 标准。此标准要求请求项应被赋予其在普通使用中最广义的合理含义，即POSITA在阅读说明书后所理解的含义。这意味着，除非说明书中明确定义了用语的特殊含义，否则审查员会倾向于给予请求项术语一个较宽泛的解释。
在BRI标准下，审查员对请求项进行广义解释，这种解释往往迫使申请人限缩请求项或提出论证，以将请求项与先前技术区分开来。当申请人在答辩过程中定义了某个用语或明确表示放弃了请求项的特定范围时，这就形成了审查历史中的限制，即禁反言原则 (例如，若前述系争专利若于USPTO申请中，皱褶片这个用语曾被审查员质疑，不论质疑基础为何，一旦申请人引用说明书内更加具体的描述进行说明，该用语即被审查历史限缩)。根据Phillips标准 (在诉讼中的解释原则)，审查历史是关键的内部证据来源。因此，申请人在审查过程中在BRI压力下所做的论证和修改，会在随后的诉讼中会作为申请文献以外的内部限制，形成请求项范围的限缩，即便请求项的字面含意、说明书的记载内容可能暗示了用语、特征有更广的范围。换言之，虽然BRI标准仅直接适用于审查阶段，但它对专利在诉讼中的请求项解释产生深远的影响。
美国实务下司法 (含准司法) 审查的原则
在历史上，PTAB (及其前身委员会) 曾在授权后审查程序 (如多方复审 IPR) 中采用与USPTO审查专利相同的BRI标准。这导致PTAB与各司法机构之间在请求项解释标准上存在分歧。为了解决在不同司法机构 (PTAB、法院、国际贸易委员会) 之间请求项解释不一致的问题，USPTO决定将PTAB的标准与法院的标准一致化。PTAB于2018年11月13日起，正式将授权后审查程序中的请求项解释标准从BRI替换为Phillips标准。
根据Phillips标准，PTAB在解释请求项术语时会同时考虑内部证据 (intrinsic evidence) 和外部证据 (extrinsic evidence)。
- 内部证据：这包括请求项本身的用语、专利说明书 (书面记载和图标) 以及审查历史 (申请人与USPTO在审查过程中的互动记录)，请求项中的用语应在以上文件的脉络中赋予其通常意义，即由POSITA进行解释。内部证据被赋予最优先的重要性。
- 外部证据：这包括专利申请文件及其审查历史之外的信息来源，例如专家证词、词典、专著和学术文章。外部证据的重要性次于内部证据，且不应被用来推翻或矛盾内部证据所明确的含义。
除此之外，在PTAB的程序中，若当事人双方针对同一专利同时还有民事诉讼 (地方法院) 或国际贸易委员会程序，PTAB会及时记录并考虑诉讼、程序中对请求项的任何先前解释裁定。虽然PTAB不会完全遵循这些解释，但会赋予其「适当的权重」。
PTAB改采Phillips标准意味着，涉及同一专利的当事人在法院诉讼和PTAB程序中，不能轻易主张不同的请求项解释。这实际上迫使当事人从任何专利争议开始时，就必须制定一致的请求项解释策略。这种一致性同时降低了基于不同请求项解释标准而进行「选择法院 (forum shopping)」的可能性，也最大限度地减少在不同司法机构诉讼时反复争执请求项范围问题的可能性，促进了更有效的争议解决。这也使得早期、经过充分论证的请求项解释主张更具价值，因为它们需要能够经受住上级审判机构的审查。
在专利侵权诉讼中，地方法院和CAFC根据POSITA在发明时对请求项用语的「通常涵义」来解释请求项，即前文之Phillips标准。这一标准由CAFC在2005年的全体法官审理的标志性判决Phillips v. AWH Corp.案中明确确立。该判决澄清了专利法中请求项解释所用证据来源的层级。请求项用语的解释应基于POSITA在整个专利文件 (包括说明书和审查历史) 的背景下对其的理解，而不是自动地将请求项限制于说明书中揭露的特定实施例。
申请人在审查过程中通常会按照BRI标准以寻求最广泛的请求项范围以最大化潜在保护。然而，Phillips标准强调请求项必须与内、外部证据的揭示保持一致。如果一个在BRI下被允许的广义请求项用语，在说明书中没有得到具体实例或一致定义的充分支持，则法院在适用Phillips标准时可能会对其进行比专利权人预期或审查员允许的更限缩的解释，如果系争产品落在限缩后的范围之外，可能导致不侵权的判定。
EPO与USPTO审查观点的差异
请求项受到说明书的支持堪称是专利业界的普世价值，但由前文的说明，我们可以看出来在审查阶段EPO与USPTO的观点存在有微妙的差异，主要可以汇整为三方面。
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说明书的查阅时机与角色：
EPO (G 1/24)：强调无论请求项是否清晰，说明书和图示必须始终被查阅。说明书被视为定义发明范围的基础文件，与请求项同等重要，从一开始就影响请求项的解释。
USPTO (BRI)：虽然也要求解释与说明书一致，但其重点是给予请求项「最广泛合理的解释」，说明书用于支持和指导此种解释，确保其合理性，但并非强制性地从一开始就将说明书的每一个细节都视为请求项解释的必要组成部分，除非请求项本身有此记载。
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「读入限制」的态度：
EPO (G 1/24)：直接强调说明书的用语解释作用，扬弃了以请求项用语「不清晰或含糊」的前提条件，G 1/24号决定显示了说明书对请求项含义的影响，可能导致根据说明书对请求项进行更广泛或更狭窄的解释。争点3 (关于是否可忽略说明书中明确定义) 被裁定为已被争点2涵盖，这进一步强化了说明书中明确定义的重要性，不能被忽略。
USPTO (BRI)：明确禁止审查时将说明书中的积极限制读入请求项，除非请求项本身包含该限制。这在一定程度上限制了说明书对请求项范围的影响，确保请求项的文字本身是界定保护范围的主要依据。
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解释标准的侧重：
EPO (G 1/24)：旨在实现可专利性评估与侵权判断中请求项解释的一致性，强调对整个专利文件的整体理解。
USPTO (BRI)：是一个主要用于审查阶段的标准，其目的是在授权前给予请求项一个足够广泛的解释，透过审查员提出的先前技术与申请人的答辩，在审查过程中逐步将请求项范围限缩与明确化，以避免授权后出现过度宽泛的解释。
总体而言，G 1/24号决定标志着EPO在请求项解释上采取了更为整体和全面的方法，将说明书提升为始终影响请求项含义的关键组成部分。而USPTO的BRI标准则在确保请求项解释合理且与说明书一致的同时，更强调请求项本身的界定功能，并避免将说明书中的未明确列出的限制读入请求项。
结语
我国的专利审查标准与USPTO的BRI标准较为相近，而EPO在2021年之前审查标准倒是比较类似中国专利局的做法，对于何谓请求项受到支持、说明书怎样算是充分揭露，风格上比较属于直接、无歧异的路数。此番评价并非逻辑上的比较，而是笔者在职业生涯中与各智财局往来、追踪各国审查基准以及阅读各国判决而得到的个人感受。
然而，2021年3月1日起生效的EPO审查指南，却让笔者颇有一种「风向要变了？」的感觉。2021年之前EPO审查指南中就已经明确指出「中间概括」这种不被允许的请求项修正方式，简言之，其概念为当说明书中的第一实施例由A、B两个特征构成，第二实施例由A、B、C、D四个特征，则将请求项由包含A、B两个特征，修正为包含A、B、C三个特征，是不被允许的，主要原因就来自于EPO认为包含A、B、C三个特征的发明并未在说明书中被直接、无歧异地揭露。在这个时期，已经很能让人感受到EPO还颇在意说明书与请求项间文字上的一致性。
2021年3月1日起，对EPO的申请案适用新版审查指南，其中增加了大量新规定，更加严格地要求在申请案核准前夕应修正说明书内容，使其与具备可专利性的请求项一致，除非说明书中的实施例对于强调请求项的特定特征有合理帮助，或明确标他示不属于可主张之专利权的一部分，否则请求项中未见之实施例必须说明书中被删除。由于该版本过于抽象，随即引发诸多反弹，因此EPO在2022年3月1日适用的更新版审查指南中对于说明书与请求项是否一致给出较为明确的定义，并补充一些具体范例。
本次G 1/24号决定发轫于请求项中用语应独立地被理解，或应回归说明书之解释。但若将历年来EPO审查实务的变迁也考虑进来，隐隐然地可以感觉到，在专利权范围、射程的层面上，不若以往那么地偏重请求项本身，说明书的戏份逐渐增加。就法条文字安排上，EPC 第69 (1)条 “The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.”；第84条 “… They(claims) shall be clear and concise and be supported by the description.”，「看似」权利范围由请求项决定，说明书处于配角地位，但EPO透过实务上对一致性的紧缩要求以及案例法的手段，在不修改EPC的前提下，对「上述条文应如何被解读、说明书地位如何」这个实务问题给出了巧妙的答案卷。
然而，对专利从业人员来说，EPO申请案却好像逐渐演化出自己的生态圈，往后，以英文撰写的USPTO申请案说明书似乎越来越不能仅仅修改格式就流用于EPO申请案了。
備註：
[1] 上诉委员会在T 439/22号案中指出，以G 2/88为首，EPC 第69条 (Extent of protection) 及其议定书的第1条，只应应用于 EPC 第123(3)条 (不得超范围修改)，换言之，只有在特定法律议题下，请求项的解释是有弹性地参照说明书。但一直以来也存在另一种判例，以G 6/88为代表，认为EPC 第69条及其议定书的第1条是EPC关于请求项解释的唯一基础，因此应适用于EPC所有条文，例如EPC 第54(1)、83、100(b)条，这些与所请发明相关的条文，因为所请发明，即请求项，必须被以一致的方式进行解释。
[2] EPC Article 69 (1) The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.
[3] EPC Article 84 The claims shall define the matter for which protection is sought. They shall be clear and concise and be supported by the description.
[4] 此一作法是确保答辩期间还能有修改的空间及支持，但多写的说明书内容会在核准前被审查员要求删改。
