专利权人于贩卖专利产品时有搭售之产品，且该搭售产品会因专利侵权行为而有销售量之损失。对此，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）已有判例法 — 专利权人依美《专利法》第284条（35 U.S.C. § 284）请求地方法院核予其所失利益为损害赔偿。本文意在介绍此判例法之缘起，即Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp.案（Paper案）判决[1]与其所认可的「整体市场价值原则」（entire market value rule）。
背景
Paper案的原告公司Paper Converting Machine（Paper）于1979年对被告公司Magna-Graphics（Magna）提起专利侵权诉讼。系争专利为于1975年3月4日核准公告的第Re. 28,353号美国专利（353号专利） — 涉及网形绕组的装置与方法。
353号专利前身是第3,179,348号美国专利（348号专利），于1965年4月20日获得许可。Paper在1972年9月1日申请再公告348号专利以减缩请求项的权利范围而成为353号专利。地方法院在陪审团审理阶段仅审视侵权行为是否成立之争议，其裁定353号专利为有效、且Magna行为属恶意[2]。地方法院认定Magna于行为时并未取得律师的建议来对其产品做变更，以能避免侵权行为之发生，因而核予三倍的损害赔偿金。该见解已经美国联邦第七巡回上诉法院（第七巡院）所维持[3]。
于CAFC审理Paper案时，当事人双方未争执前次第七巡院关于Magna有侵权行为责任之裁判。在第七巡院维持Paper案的侵权行为责任见解后，Paper案再回到一审。地方法院于审理损害赔偿计算时，发现Magna针对侵权回卷机与相关装置等有两笔销售：一笔给Howard Paper公司（Howard），而另笔给Scott Paper公司（Scott）。
最后，在地方法院所核发给Paper的赔偿金中，涉及Scott销售部分为$112,163美元（下称USD），而关于Howard销售部分为$145,583 USD。地方法院再将该些赔偿金额乘以三倍，且外加上$119,826 USD为判决前利息，但该利息乃以未加倍之赔偿金为计算基础。Magna不服该裁定而上诉至CAFC。CAFC仅审查地方法院于核定该赔偿金额时之见解，并基于下述理由而维持地方法院的计算值。
CAFC维持地方法院计算的理由
所失利益法之适当性
Magna于上诉时主张地方法院应采用得出最少赔偿金之方法来计算损害赔偿，但CAFC认为35 U.S.C. § 284并未指导法院应如何计算损害赔偿金，而立法所明示之意图是确保专利权人能获得适当的损害赔偿金，且不应低于合理权利金。
CAFC表示承审法院可合理地裁量损害赔偿金额，而上诉审仅针对地方法院就损害赔偿计算方法之选择，审查是否有滥用裁量权；即使不同的算法会得到不同的结果，最高值的计算结果并非代表该结果超越适当的损害赔偿金。CAFC指出侵权人Magna应负举证责任，以说服上诉审是承审法院有滥用裁量权来核定金额或选择计算方法，但Magna并未尽到该责任。针对「所失利益法」是否为适当之方法，CAFC指出地方法院可考虑专利权人Paper因侵权行为所受之利益损失，来核定损害赔偿金之额度，以适当补偿专利权人；特别是当所失利益核定所根据者是，「若非」（but for）有侵权行为则专利权人所能够产出的销售量，此即属适当。
CAFC表示虽专利权人能呈报积极的证据，以正当化所核定之损害赔偿金额是相当于其所失利益，但此并非要求专利权人就购买者会采购不同的商品、或一并放弃采购等情势，去排除所有可能性；亦即，该「若非」原则仅要求专利权人左证：「若非」是因为侵权行为，则其原本可产出之销售量是有合理可能性的。
所失利益计算之妥当性
关于判例法所认可之所失利益计算原则，CAFC首先指出涉及专利损害赔偿的判例已完整建构如何利用「增额收益法」（incremental income method）来计算所失利益。CAFC认为根据该方法，如果于首次制造N个单位时已经付清固定费用[4]，则制造第N+1个单位时并不会花费太多，因而于决定利益时应排除固定费用。
其次，CAFC表示地方法院在选择好计算方法后，即有裁量之自由以挑选损害赔偿金额决定时所要依据之数据。CAFC指出损害赔偿金之计算并非执着于金额的精确性；亦即，尽管不能仅以臆测或猜测来决定损害赔偿金，但若证据显示损害赔偿金额为正当且合理的推测，则虽然该金额仅属接近值，即应足够。
「整体市场价值原则」之应用
值得注意者是，系争专利所涵盖之物品是回卷机[5]，但地方法院所核予之所失利益其计算是以回卷机的「整个生产线」为补偿基础，而非仅回卷机「本身」。CAFC维持该见解。CAFC表示「整体市场价值原则」允许以整体机器之价值来估算欲追讨之损害赔偿金，而尽管该机器所内含的特征中只有一个特征是获得专利保护时亦同。
CAFC引述Leesona Corp. v. United States案判决[6]以阐述「整体市场价值原则」 — 关于系争对象是否纳入或排除为补偿的基础，相关决定是依系争对象在系争产品的标准营销过程下，针对系争对象于实体上与专利产品间是否为合并或分离之情况，而于认定该情况之重要性是远不及于系争对象于财务上或营销上对该专利产品之依赖度时，即可纳入补偿。
但CAFC认为在通常案例下，专利组件与非专利组件等皆为单一机器之一部分，但在Paper案的事实有不同之处，即在用于高速生产纸的回卷机构造（即系争侵权产品）内的组件中，仅有一个组件为353号专利发明所涵盖。
具体而言，CAFC辨识系争回卷机之辅助组件包括：
（1）「解开支撑」（unwind stand），其支撑大型纸卷，以致该纸卷能供应至系争回卷机而被切割和回卷。
（2）「核心装载机」（core loader），其将纸板核心供给至系争回卷机。
（3）「压花机」（embosser），其设置于该解开支撑与系争回卷机之间，以对纸进行压花而产生特别的压花表面。
（4）「尾部封口机」（tail sealer），其将纸的后缘端部（尾巴）封口以完成消费者用尺寸之卷型。
但因该些辅助组件没有一件是属于回卷机的整合性零件，而是每件有其个别之用途。故CAFC认为Paper显然无专利权以防止该些辅助组件的制造或销售。不过，CAFC表示其并未受该事实所拘束，而所考虑者应为，在正常情况下专利权人（或被授权人）是否能预期该非专利组件会与专利组件一同销售。
CAFC指出若在所有合理的可能性下，侵权人已达成的销售量为专利权人所原本能达到者，则若专利权人从其遭剥夺的销售量中所原本能赚取者来计算其损失，侵权人即应对该计算结果有赔偿责任。针对地方法院之裁定，CAFC认为Paper于审理时已尽其举证责任以左证，即如果Magna没有侵害353号专利，其原本可以出售整个回卷机生产线给Scott与Howard。
Paper案的结尾
CAFC表示有实质的证据能左证整个产业在惯例上会从回卷机的卖家处购买完整的回卷机生产线，以确保相关责任的单一来源；具体事证包括：（1）Scott与Howard等即为该产业实务的案例，亦即每当原告出售高速自动回卷机给该二家公司时，该些公司会购买包含辅助设备的整个回卷机生产线；（2）关于Paper的两笔侵权销售，该些公司有再度采购包括辅助设备的整个回卷机生产线；（3）在Magna的572笔回卷机销售中，事实上仅9笔是单独贩卖回卷机。
最后，CAFC表示是否专利权人能预期从辅助零件得到额外的收入是事实问题，而除非有明显的错误，其不能也不会干涉地院的认定。另CAFC认为有充分证据支持地方法院的发现，即若非Magna的侵权销售，Paper原本能有该些销售，故其维持地方法院的见解。
备注：
- [1] Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11 (Fed. Cir. 1984).
- [2] Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp., No. 79-C-499, 1981 WL 40555 (E.D. Wis. Feb. 26, 1981).
- [3] Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp., 680 F.2d 483 (7th Cir. 1982).
- [4] 本文提及的「固定费用」：意指不会因为制造量增加而变化的费用，例如管理费、薪水、财产税与保险费等。
- [5] Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp., 680 F.2d 483 (7th Cir. 1982).
- [6] Leesona Corp. v. United States, 599 F.2d 958 (Ct. Cl. 1981).
- [7] Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995).
- [8] Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc., 382 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2004).
责任编辑：卢颀
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