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以2025年设计专利实例探讨CAFC在2024年发布的几项重大决定 － 2：涉及诉讼不正行为及因应新检测标准重新审判的裁定

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本次将接续北美智权报181期介绍内容，接着在182期介绍与「不洁净之手」理论相关的Apple Inc. v. Masimo Corp.案件和因应LKQ案判决后新的检测标准而申请重新审判的Top Brand LLC v. Cozy Comfort Company LLC.案件。

图片来源 : shutterstock、达志影像

Apple Inc. v. Masimo Corp.案件（Oct.10,2024）[1]

如果案件涉及不正当行为以及向地方法院和USPTO做出一系列虚假陈述、遗漏和隐瞒重要信息。CAFC必须进行全部情况的评估才能决定公平的补救措施和辩护。

背景

原告/反告Apple是全球科技领导企业，以其消费性电子产品、软件和服务而闻名。被告/反诉原告Masimo Corporation则是专门从事非侵入式监控解决方案，而其子公司Sound United, LLC是生产高阶音响产品。在这场诉讼中，Apple主张设计专利和发明专利。涉案的设计专利众多，其中包括美国专利号D883,279（D279，图3右侧）、D947,842（D842，图4）、D962,936（D936，图5）和D735,131（D131，图3左侧）。甚至涵盖了Apple Watch装饰设计相关专利，例如：背面电极设计和充电装置。所主张的发明专利包括美国专利号10,627,783（783）、10,942,491（491）、10,987,054（054）、11,106,352（352）和11,474,483,106,352（352）和11,474,483,106,352（352）和11,474,4832k7等专利。

图3. USPTO公告D131及D279之图式[2]
图4. USPTO公告D842之图式[3]
图5. USPTO公告D936之图式[4]
Apple提起诉讼，主张Masimo的「W1」智能手表侵害了其设计和发明专利。Apple辩称，W1的背面电极设计和重新设计的充电器侵害了其设计专利。Apple还主张W1中的健康监测功能侵害了其发明专利。作为响应，Masimo反驳，「由于不公平行为，Apple的专利无效且不可执行」。并指控Apple遗漏了关键发明人，并且未揭露设计的功能性质。随后，Apple提起简易判决，驳回Masimo提出的不公平行为反诉。

对设计的贡献和工程师是否须被纳入发明者的辩论

Masimo论点的核心部分是，Apple在其专利申请中遗漏了对Apple Watch的功能方面做出贡献的关键工程师（特别是其光学传感器和电极设计）。不过，法院澄清说，设计专利保护的是产品的装饰性特征，而不是功能性特征。法院引用了Ethicon Endo-Surgery, Inc.案[5]，重申即使某些特征具有功能性目的，外观设计专利仍然有效。

Masimo还主张，这些工程师应该被列为Apple设计专利的发明者。然而，Apple指定发明人和工程师的证词显示，参与功能设计的工程师并不认为他们应该被指定为发明人，因为这些专利保护的是Apple Watch产品的美学和装饰，而不是功能。法院也引用了Pro-Mold and Tool Co., Inc.一案[6]，强调如果某人没有主张自己是发明人，那么未能将他发明列为人并不构成不公平行为。法院的结论是，Apple将这些工程师排除在专利申请之外并非有意欺骗的行为。

设计的功能性质

Masimo进一步辩称，Apple未能向USPTO揭露Apple Watch设计的功能性质。然而，法院仍驳回了这一要求，援引了LA Gear案[7]，该案裁定产品的功能性不会使其外观设计专利无效。法院发现，Apple的外观设计专利合法涵盖了手表的装饰性特征，并且没有证据表明Apple的发明者或专利律师故意隐瞒了有关设计功能的重要信息。

法院进一步指出，Apple公司发明人的证词一致表明，涉案设计仅具有装饰性，这进一步证明，Apple公司并未对设计的功能性进行虚假陈述。因此，没有证据表明Apple在设计和发明专利申请中故意欺骗或遗漏发明人。「如果在一般观察者眼中，购买者在通常的关注下，认为两项设计基本相同，如果相似性足以欺骗观察者，诱导其将其中一项误认为另一项而购买，则构成外观设计专利侵权。」[8]另请参阅Egyptian Goddess一案，裁定「一般观察者」测试是设计专利侵权的适当标准[9]。「即使专利设计和被控设计完全一样，也足以判定外观设计专利侵权。」[10]设计专利侵权是一个事实问题[11]。

当事人对于被控侵权产品的外观无异议。他们确实对自己的外表是否满足「一般观察者」的侵权测试提出异议。Masimo指出了所请求保护的设计与被控产品在某些方面存在差异，但法院不能根据这一记录说，一个合理的陪审团无法发现，在一般观察者眼中，被控设计和所要求保护的设计实质上相似。

特拉华州联邦地方法院批准原告Apple的简易判决动议，驳回被告Masimo在专利侵权诉讼中提出的不公平行为反诉。法院发现，Masimo未能证明Apple在审查其专利申请期间故意向USPTO隐瞒重要信息[12]。

Top Brand LLC v. Cozy Comfort Company LLC, No. 24-2191案件

背景

Top Brand LLC（Top Brand）和Cozy Comfort Company LLC（Cozy Comfort）是销售超大号连帽运动衫的竞争企业，两家公司都拥有类似产品的设计专利。Cozy Comfort拥有The Comfy品牌和设计专利号D859,788（D788专利，图7左侧）、USD886,416（D416专利，图7右侧）、USD903,237（D237专利，图8左侧）及USD905,380（D380专利，图8右侧），该等专利涵盖带有凸起动物口袋超大连帽衫的装饰设计。其产品的特点可参图6：「COMFY连帽衫是世界第一款可穿戴的毯子，无论你是在家中还是在旅途中，都能让你保持温软舒适」。

图6. Top Brand和Cozy Comfort的超大连帽衫产品[13]
图7. 原告Cozy Comfort的超大号连帽运动衫设计专利[14]
图8. 原告Cozy Comfort较短的超大号连帽运动衫设计专利[15]
Cozy Comfort向亚利桑那州地方法院起诉Top Brand侵犯设计专利和商标权后。经过三周的审判，陪审团作出裁决，Top Brand因侵害了Cozy Comfort的D788设计专利，故其必须返还约1,800万美元的毛利，法院也发布了一项临时禁制令，其中包括禁止被告继续其涉嫌的侵权活动、关闭其在线商店并冻结其商店账户。之后，Cozy Comfort提出反诉，被告透过律师反对Cozy Comfort提出的初步禁制令。不到一个月后，在LKQ案件[16]中，CAFC全体法官修改了设计专利的显而见性标准。CAFC推翻了长期存在的设计专利显而易见性的Rosen ‑ Durling检测，认为该测试「过于死板」，要求主要参考文献与所要求保护的设计「基本相同」。相反，法院认为，Graham和KSR中概述的发明专利四因素显而易见性测试适用于设计专利。经过LKQ案判决后，Top Brand因新的检测标准而申请重新审判。地方法院法官驳回了动议并维持了陪审团的裁决，并得出结论，无论哪种检验，判决都将保持不变。

主张设计专利新的显而见性标准必须提供有效的主要参考

上诉期间Top Brand提出了三项不同的质疑，

首先，根据CAFC针对LKQ案的裁决，地方法院是否应该准许重新审判？Top Brand辩称，根据过时的标准，其在提出无效性论点时受到了不公平的限制，现在应该有机会根据修订后的LKQ案框架质疑 D788 专利的有效性。然而，Cozy Comfort坚持认为，即使根据LKQ案件，Top Brand也未能提供有效的主要参考以使专利显而易见，因此陪审团的裁决应该成立。

再者，Top Brand也对地方法院针对设计专利权利要求的处理提出质疑，认为其未能正确解释D788专利的范围。Top Brand主张，在起诉期间，Cozy Comfort对凸起动物口袋的尺寸和位置、袖孔的位置以及下摆的形状做出了缩小范围的声明，以将其设计与现有技术区分开。Top Brand认为，这些声明应该限制专利的范围，并且如果经过适当考虑，就会得出不侵权的结论。作为响应，Cozy Comfor主张陪审团的裁决在一般通观察者测试下得到了充分支持，并且审查历史不应该凌驾于专利的整体视觉印象之上。

最后，上诉也引发了有关损害赔偿的问题。陪审团裁定设计专利和商标均构成侵权，并判决Top Brand应完全退还其毛利。Top Brand辩称，该裁决构成不允许双重追偿，因为其金额超过了其毛利的100%，并且相当于从同一利润池中分别追缴两项损害赔偿。Top Brand还认为，地方法院错误地将追缴赃物视为陪审团决定的自动补救措施，而不是考虑法院通常评估的公平因素。然而，Cozy Comfort坚持认为，鉴于Top Brand 侵权行为的故意性质，该裁决是适当的。

由上例可知，CAFC对LKQ案的裁决极有可能会影响未来设计专利相关案件的执法 — 将明确作为知识产权纠纷补救措施的追缴范围参考。

备注：

  1. [1] 参见Apple Inc. v. Masimo Corp.，No. 1:22-cv-01377-JLH (D. Del. Oct. 7, 2024)。
  2. [2] 图片数据源：2015年7月28日美国专利公报USD735,131:2020年5月5日美国专利公报的USD883,279。
  3. [3] 图片数据源：2022年5月5日美国专利公报USD947,842。
  4. [4] 图片数据源：2022年9月6日美国专利公报USD962,936。
  5. [5] 参见Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien, Inc., 796 F.3d 1312 (Fed. Cir. 2015)。
  6. [6] 参见Pro-Mold and Tool Co., Inc. v. Great Lakes Plastics, Inc. , 75 F.3d 1568 (Fed. Cir. 1996)。
  7. [7] 参见LA Gear, Inc. v. Thom McAn Shoe Co, 988 F.2d 1117 (Fed. Cir. 1993)。
  8. [8] 参见Gorham Mfg. Co. v. White, 81 U.S. 511, 528 (1871)。
  9. [9] 参见Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 678 (Fed. Cir. 2008) (holding that the “ordinary observer” test is the proper standard for design patent infringement)。
  10. [10] 参见OddzOn Prod., Inc. v. Just Toys, Inc., 122 F.3d 1396, 1405 (Fed. Cir. 1997)。
  11. [11] 参见Braun Inc. v. Dynamics Corp. of Am., 975 F.2d 815, 819 (Fed. Cir. 1992)。
  12. [12] 参见Apple Inc. v. Masimo Corp.，No. 1:22-cv-01377-JLH (D. Del. Oct. 7, 2024)。
  13. [13] 图片数据源：Cozy Comfort Company oversized hoodie with an elevated marsupial pocket。
  14. [14] 图片数据源：2019年9月17日美国专利公报USD859,788；:2020年6月9日美国专利公报的USD886,416。
  15. [15] 图片数据源：2020年12月1日美国专利公报USD903,237；:2020年12月22日美国专利公报的USD905,380。
  16. [16] 参见LKQ Corporation v. GM Global Technology Operations LLC, 102 F.4th 1280 (Fed. Cir. 2024)。

系列主题：

  1. 以2025年设计专利实例探讨CAFC在2024年发布的几项重大决定 － 1：审查人员与PTAB依据有关§102(a)(1)规定提出核驳的确认

责任编辑：卢颀

【本文仅反映专家作者意见，不代表本报立场。】

作者： 叶雪美（Sherry H.M. Yeh）
学历： (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士
(台湾) 成功大学工业设计系学士
经历： (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官
(台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员（75-76）
(台湾) 中央标准局专利审查委员（80-89）
(台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授
著作： 《美国外观设计侵害认定相关问题研究－兼论我国新式样专利侵害认定问题》，2004。
《外观设计申请实务－台湾及美国专利申请策略》，元照出版公司，2008。