纠缠多年的VIP Products v. Jack Daniel’s商标侵权诉讼（北美智权报81期、138期曾经介绍过第二审及第三审判决），这是第三度回到亚利桑那联邦地区法院（D. Ariz.）手上。商标淡化（dilution）与混淆误认之虞仍是双方争论焦点，而地区法院也再次作出不同判决。

本案[1]事实大致与地区法院先前认定相同，原告VIP Products, LLC（VIP）所设计、生产并销售的「Silly Squeakers」系列犬用橡胶玩具，系仿自各种知名饮料瓶装外观，并作出调侃幽默的改造。其中一款「Bad Spaniels Silly Squeaker」（系争商品）即是模仿被告Jack Daniel’s Properties, Inc.（JDPI）经典商品「Old No. 7 Black Label Tennessee Whiskey」，同时以「Bad Spaniels」（坏坏西班牙猎犬）取代「Jack Daniel’s」；以「Old No. 2 on Your Tennessee Carpet」（您田纳西地毯上的陈年2号）取代「Old No. 7 Tennessee Whiskey」；以「43% poo by Vol.」（43%粪便浓度）与「100% SMELLY」（绝对难闻）取代酒精含量说明「40% alcohol by vol. (80 proof)」等；此外，系争商品上另贴附「本商品非产自Jack Daniel酒厂」标签。

地区法院在联邦最高法院（SCOTUS）指示之下，判定VIP构成商标淡化侵害﹝本案为污损（tarnishment）类型﹞，但未构成混淆误认之虞。

在「商标淡化」的争论

VIP未适时提出合宪性质疑

就结论而言，无论是从「案件法律准则」（law of the case doctrine）或「指示法则」（mandate rule）解释，都不能禁止VIP就商标淡化规定提出有关第一修正案（First Amendment）之合宪性质疑。

然而，这不表示VIP已妥适地提出质疑。地区法院之所以认定VIP放弃该项质疑，并不是因为VIP未在先前诉讼程序提出，而是VIP未修改诉状以新请求（claim）或积极抗辩（affirmative defense）之形式提出。再加上，JDPI明确反对审理该项质疑，因而亦不符合「双方明示或默示同意审理未于诉状提出之争点」（即视同争点已提出）等规定。

JDPI已证明VIP「污损」其商标与商业外观

双方并未争执JDPI商标﹝包含商业外观（trade dress）﹞之著名程度以及与VIP商标间之相似程度。须进一步检视的是，JDPI是否证明VIP商标之使用已污损JDPI商标，亦即造成JDPI商标声誉损害（reputational harm）。

尽管VIP抗辩其商标「Bad Spaniels」并未提及犬粪便，故未污损JDPI商标，但地区法院指出，正是因为VIP在以粪便为主题的犬用橡胶玩具上使用近似于JDPI的标识，才构成污损 — 换言之，是否污损并非单就商标观察，而是必须在结合商品或服务之使用情境下认定。

至于污损所需之证据，兰哈姆法（Lanham Act，15 U. S. C. §1051及以下规定）于2006年修正后，已废弃联邦最高法院在Moseley v. V Secret Catalogue一案要求之「实际损害」证明标准，仅需有淡化之虞即已足（§1125(c)(1)）。仅凭著名商标与带有负面含义的被控商标相连结，并不足以证明声誉损害之可能性，必须检视被控商标之使用如何影响著名商标在消费者心中的正面形象。地区法院认定造成声誉损害之理由如下：

（1）根据JDPI专家证人证词，就消费者心理学而言，隐含与粪便间的联想会导致消费者对食品及饮料产品产生负面观感，「Bad Spaniels」正属于此类情形。

（2）VIP辩称「相较于性与毒品的联想，粪便笑话应属无害」，实不可采，尤其是当JDPI产品系供人类消费。况且，污损并不局限于不正当行为，劣质产品亦可能为著名商标带来负面联想。

（3）虽然系争产品未含有犬粪便（消费者也不可能如此相信），然而，「Bad Spaniels」利用犬粪便意象来取代Jack Daniel’s列出的质量，例如前述之「Old No. 2 on Your Tennessee Carpet」、「43% poo by Vol.」、「100% SMELLY」等，进而在犬粪便与Jack Daniel’s之间建立联系，明显贬抑了JDPI商标并破坏其耗资打造的正面联想。

在「混淆误认之虞」的争论

商标侵权分析需考虑嘲讽之影响

VIP始终坚称其商标「Bad Spaniels」旨在嘲讽Jack Daniel’s，惟地区法院先前并不相信，认为VIP系企图利用JDPI商标的成功来牟利。然而，联邦最高法院判决明确表示，必须考虑VIP的嘲讽意图如何影响商标侵权分析。

联邦最高法院并未指示该如何将嘲讽因素纳入侵权分析，但仍指出：为避免混淆，被控侵权产品必须是成功的嘲讽，除了让人「忆起」原商标外，还必须创造对比，以「突显其讽刺或尖锐幽默的讯息」；换言之，嘲讽作品必须「同时传达两个相互矛盾的讯息」，亦即，其既是原创作品，但也不是原创作品而是嘲讽作品。成功的嘲讽须符合两项要件：

（1）联想到原商标

尽管商标间之相似性越高越可能产生混淆，但在评估嘲讽时，相似性反而是不可或缺的条件。双方一致认为，系争商品已尽可能地模仿Jack Daniel’s的酒标风格以及酒瓶外观与尺寸等元素，正如在商标淡化分析中发现两者有诸多相似之处，证明系争商品确实让人联想到Jack Daniel’s的形象。

（2）创造鲜明对比

嘲讽必须透过调侃等手法创造足够的对比，但不必然包含对被嘲讽商标的揶揄评论。其传达的讯息可能是，提醒公众不必太认真看待原商标或产品的相关图像与联想，也可能是并列原商标的无礼表现与商标权人的理想化形象，藉以呈现的简单娱乐形式。在本案，系争产品上的西班牙猎犬卡通形象（Jack Daniel’s并无类似图像），以及以前述之「Old No. 2 on Your Tennessee Carpet」、「43% poo by Vol.」、「100% SMELLY」等涉及犬粪便联想的文字取代原有标贴，显然塑造出幽默对比，属于成功的嘲讽。尽管如此，成功的嘲讽并不表示毋须进行混淆误认之虞分析。

Jack Daniel’s未能证明VIP商标构成混淆误认之虞

地区法院系以联邦第九巡回上诉法院提出之Sleekcraft[2]因素检视混淆误认之虞，共计8项因素，包括：（1）在先商标之强度；（2）商品之类似性或相关性；（3）商标间之近似性；（4）实际混淆之证据；（5）营销管道；（6）商品类型及购买者之谨慎程度；（7）被控侵权人选用商标时之意图；（8）扩展至其他市场之可能性。

遵照联邦最高法院之指示，地区法院强调，分析时须牢记「成功的嘲讽通常不太可能构成混淆」，也因此，本案部分因素的判断结果与先前不同，包括上述因素（1）与（3）改为支持VIP，理由是商标需极近似才足以构成成功的嘲讽，且成功的嘲讽必然取决于被嘲讽商标广泛受到认可，以避免消费者混淆。以及因素（7）保持中性，理由是此处之意图着重在「欺骗消费者」，而非利用他人商标声誉。

因素（2）、（4）、（5）、（6）与（8）虽仍是支持JDPI，但在将嘲讽纳入考虑后，地区法院对于因素（4）所使用之问卷调查证据的重视程度下降（尽管29%消费者可能混淆误认，但该调查可能未顾及嘲讽事实）。再者，在电子商务扩张之下，因素（5）本身已不太具重要性。

总之，地区法院在嘲讽脉络底下重新检视Sleekcraft因素后认定，双方均未取得压倒性胜利；甚至，嘲讽事实抵销或扭转了三项重要因素 — 亦即（1）JDPI商标强度、（3）商标近似性以及（7）VIP意图。与此同时，其余因素均未强烈显示存在混淆误认之虞，因而VIP并未侵害JDPI商标。

结语

VIP Products v. Jack Daniel’s案堪称是商标权与言论自由冲突的典范案例，清楚呈现出混淆误认之虞、淡化与嘲讽在诉讼证明上的牵连关系。诚如地区法院在结论中所言，「Bad Spaniels」构成商标淡化侵害之特质，也正是协助其在商标侵权中胜诉之特质，因为与JDPI商标形成鲜明对比的令人反感与粗俗，使公众不太可能认为其获得JDPI赞助或准许。导致一胜一败之关键即在于，商标淡化与商标侵权的重点不同，前者在于保护商标之显著性（distinctiveness）与销售力，后者则是避免消费者混淆误认（进而损及销售或商誉）。

尽管已历经三个审级数次审理，但VIP Products v. Jack Daniel’s案仍留有疑问，包括VIP未能真正挑战的商标淡化合宪性问题、嘲讽如何影响混淆误认之虞分析（尤其与问卷调查证据间之衡量）等。JDPI已于2025年3月27日再度上诉，上诉法院是否会作出「不违反联邦最高法院指示」之不同判断，值得关注。

备注：

1. [1] VIP Products, LLC v. Jack Daniel’s Properties, Inc., No. CV-14-02057 (D. Ariz., Jan 23, 2025).
2. [2] AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979).