專利新穎性優惠期延長，何以獨漏設計專利？

許多企業及學術機構在提出發明申請案前，因為商業或市場性的考量或學術發表等原因，會以多元型態公開其發明，為保障其已公開之發明仍有獲得專利權保護之可能，2016年12月30日，立法院通過專利法部分條文修正案，將發明及新型專利的新穎性優惠期間由現行的6個月延長為12個月。然而，這次新穎性優惠期延長的修訂獨漏設計專利，我們分析全球主要地區及國家的優惠期制度，再討論這是基於國際條約的限制，還是國際間優惠期調和的趨勢，抑或是修法前資料蒐集不夠完備所致？

※本文摘錄自[專利新穎性優惠期延長，何以獨漏設計專利？]

巴黎公約（Paris Convention）第11條規定：(1)各會員國家應依其國內法之規定，對於任一會員國領域內政府舉行或承認之國際展覽會中所展出商品之專利發明，新型，設計及商標賦予臨時性保護。這臨時性保護是指不會因為商品的展出而影響其在所有會員國獲得發明，新型，設計及商標保護的權利。這種公開不會導致喪失新穎性，而被稱為「無害公開」，對產業是一個有利的制度。

新穎性優惠期與優先權的差異

國際優先權制度及國際條約相關規定

巴黎公約第4條A項(1)款規定，會員國國民在會員國依法申請專利、新型或設計專利或商標註冊後，其本人或其權益繼受人，於法定期間內再到其他會員國申請時，得享有優先權。巴黎公約確立優先權原則是因為大部分的國家專利申請都採用先申請原則，根據該原則，對於同樣內容的申請，只對最先提出申請的人授與專利權。優先權主張可將「先申請原則」及專利要件之審查判斷之基準日提早至優先權日，優先權期間無論是發明人、繼受人或第三人所為之公開，都不會影響該申請案之可專利性。

第4條C項(1)款明定：發明專利與新型專利的優先權期，係自首次提出專利申請的12個月內，設計專利及商標的優先權期間則為6個月。我國在91年1月1日加入WTO成為會員國，現行專利法中明定發明及新型專利申請案的優先權為12個月，設計專利為6個月。

優惠期制度與相關的國際調和

巴黎公約第11條是關於新穎性優惠期的規定，其中並未強制規定優惠期間的長短。雖然大多數國家及地區都提供了優惠期制度，但因為國內法及地區法律在優惠期規定的差異造成運用上的困難和低效率，發明人可能會錯失在所需國家獲得有效的專利保護，或忽略在某些地區的優惠期優勢。2006年，世界智慧財產權組織（WIPO）在起草實質專利法條約（SPLT）時，曾對各國已實施優惠期制度的內容進行調查，綜合整理發現有6個月與12個月兩種優惠期間的規定，有37國家或區域的優惠期為6個月，23國家或區域的優惠期為12個月。

2013年9月，AIPPI針對Q75[1]及Q170[2]中優惠期的問題進行討論(Q233)，認為優惠期法律的統一比優惠期範圍和期限的具體細節更為重要。會議中達成6項共識，其中有：（1）放寬對於發明人或其繼受人公開形式的限制；（2）確定優惠期所無法排除於先前技術之公開：(a)第三人非自發明人或繼受人所獲知之公開，即便其發生在無害公開之後；(b)專利申請人或繼受人提出申請，而由IPO對申請案或核准智慧財產權所為之適當公開；（3）優惠期期間應從專利申請案申請日起算12個月，如該申請案主張優先權，則以最早相關的優先權日起算[3]。

主要國家優惠期制度與相關法律規定

美國

現行美國專利法第102條是可專利性之新穎性的規定：(a)項規定新穎性之先前技術，(b)項則規定喪失新穎性之例外情事。根據第102條(b)項，如果在美國國內提出專利申請案的有效申請日（effective filing date）一年以前，發明已在國內或國外取得專利或於刊物發表，或是在國內已被公開使用或販售，則不得授予發明專利。亦即，在美國國內申請案提出前一年內的公開行為不會影響該申請案之專利要件，其優惠期間為一年，從在美國的有效申請日往前推算，公開類型並未限制，縱有主張外國優先權，優惠期期間之計算亦以美國的有效申請日為依據。

關於優惠期的規定，現行專利法比舊法嚴謹，專利法第102條(b)項(1)(A)款規定，在有效申請日前一年內的揭露，必須是發明人或共同發明人直接揭露，或是由第三人揭露，但該第三人所得的資訊是直接或間接從發明人或是共同發明人處所得知的，這樣的揭露才能被排除在第102條(a)項(1)款所定義的先前技術之外。另外，在第102條(b)項(1)(B)款則是規定第三人在有效申請日前一年內所為的揭露無法成為先前技術，只要發明人（或共同發明人，或直接或間接從發明人或是共同發明人處所得知的其他人）在該第三人的揭露之前先行公開揭露，即可保有新穎性。

專利法第171條後段規定：除另有規定外，本法有關發明專利的條款適用於設計專利。因此，設計專利適用美國專利法第102條的規定，設計專利的新穎性優惠期間也是一年。

中國

中國專利法第24條規定，申請專利的發明創造在申請日以前6個月內，有下列情形之一者，不喪失新穎性：（1）在中國政府主辦或者承認的國際展覽會上首次展出；（2）在規定的學術會議或者技術會議上首次發表；（3）他人未經申請人同意而洩露其內容。中國對於得主張優惠期之事由較為嚴格，實施細則第30條第1款規定，專利法第24條第（1）項所稱中國政府承認的展覽會，是指國際展覽會公約規定的在國際展覽局註冊或者由其認可的國際展覽會。這種展覽會很少，目前僅有3個經認可之國際展覽會，而專利法第24條第(2)項所稱「學術會議或者技術會議」是指國務院有關主管部門或全國性學術團體組織召開的。

中國專利（發明、實用新型及外觀設計專利）制度之優惠期期間為6個月，由申請日向前推算，有主張優先權時，則以優先權日為基準。中國之優惠期期間與優先權期間可累加計算。

非洲智慧財產權組織（OAPI）

非洲智慧財產權組織（OAPI）[4]有17個會員國，1977年在中非共和國首都班吉修訂「班吉協定（Bangui Agreement）」，以一套單獨的法律及制度來保護所有成員國的智慧財產權，而其成員國沒有各自獨立的智慧財產制度。OAPI的專利申請可以通過協定提交申請或經由「專利合作條約（PCT）」提交地區階段的申請，而專利、工業設計和實用新型的申請只需要進行形式審查。OAPI的專利制度之新穎性優惠期期間為12個月，係由申請日向前推算，有主張優先權時，則以優先權日為基準，優惠期期間與優先權期間可累加計算。實用新型及設計專利申請案的優惠期也是12個月。

	適用法律	專利類型	優惠期間	計算起始日	公開態樣
美國	專利法	發明、設計專利	12個月	有效申請日	未限制
中國	專利法	發明、新型及 外觀設計專利	6個月	本國申請日或優先權日	限制
OAPI	班吉協定 (Bangui Agreement)	發明、新型、 設計專利	12個月	OAPI申請日或優先權日	未限制
台灣	專利法	發明、新型專利	12個月	本國申請日	未限制
		設計專利	6個月

圖表1. 美國、中國及OAPI的優惠期制度與適用法律

歐洲專利局（EPO）

歐洲專利公約（European Patent Convention, EPC）第54條為新穎性專利要件之規定，第55條則是無害公開（Non-prejudicial disclosures）的規定。如果是發生在提出歐洲專利申請案前6個月的公開，且屬下列兩種情形：（1）由於「明顯濫用（evident abuse）」所致。（2）公開展示於官方所主辦或認可之國際展覽會，審酌新穎性不會將之納入先前技藝的考量範圍。不過，第三人獨立發明之公開則會構成先前技術。國際性的展覽會侷限於登記在國際展會事務處（Bureau International des Expositions, BIE）的展覽[5]。

歐洲專利之優惠期制度，期間為6個月且以提出歐洲專利申請案之日期間計算之基準，對於可主張優惠期之公開態樣的認定嚴格，只侷限於少數登記於BIE的國際性展覽會，且應於申請時作出主張優惠期聲明並提出相關證明文件。EPO對於「明顯濫用」的認定採取嚴格態度，如果第三人僅是出於疏失而將發明公開，則不屬明顯濫用；申請人無法主張該公開不影響申請案之新穎性。

歐洲智慧財產局（EUIPO）

EUIPO有兩種設計保護制度，一種為註冊設計制度，另一種是不註冊設計制度。為使創作人有機會先將完成之設計投入市場，在了解市場反應之後，再評估是否有申請註冊設計保護之必要，CDR訂定12個月的新穎性及獨特性優惠期間。亦即，在歐盟境內公開且以未註冊設計保護之物品，只要在公開日起算的12個月內申請註冊設計，創作人自己先前的公開行為就不會成為新穎性或獨特性等要件的障礙。

註冊設計還可主張一種特殊的展覽優先權(Exhibition Priority)，設計法第44條規定：展覽優先權是指註冊設計在官方認可的展覽會第一次展示的日期可被視為是註冊設計交申請的日期，適用設計法第43條優先權的法律效果，可作為設計法第5、6、7、22、25(1)(d)和第50(1)條規定判斷之基準日。在首次展示後6個月內，申請人可以主張展覽優先權但必須提交相關證明文件，巴黎公約的展覽優先權的6個月期限不能被延展。[6]。

	適用法律	專利類型	優惠期間	計算起始日	公開態樣
EPO	歐洲專利公約	發明專利	6個月	EPO申請日	限制
EUIPO	歐盟設計法	註冊設計	12個月	EUIPO申請日或優先權日	未限制

圖2. EPO及EUIPO的優惠期制度與適用法律

日本

日本特許法第30條是發明新穎性喪失的例外規定[7]，優惠期期間為6個月，期間基準點為日本申請案之申請日，即使該申請案主張國際優先權，優惠期之計算亦自日本申請案之申請日回推算6個月。除了因違背申請人本意而公開之外，申請人應於申請時提出優惠期主張之書面聲明，並應於提出申請案之日起30日內，提出證明文件。

實用新案法第11條規定可適用特許法第30條之規定，意匠法第4條規定設計的優惠期是自日本申請案之申請日回推算6個月。日本之優惠期期間為6個月，無論是特許、實用新案或意匠的優惠期都是以本國之申請日為期間計算基準點。2011年，日本修正特許法（意匠法）放寬公開態樣之限制，區分為係出於有權取得專利之人所致者之公開，以及違背有權取得專利之人的意願之公開；主張優惠期應於申請時聲明。另值得注意的是，在本案申請日之前，第三人獨立發明之公開仍可構成先前技術。

韓國

韓國專利法第29條第1項是關於新穎性專利要件之規定，（1）在韓國或外國提出申請之前，該發明是為公眾所知或應用；（2）在韓國或外國提出申請之前，該發明已記載於韓國或外國的出版物中，或已透過電信平台公開，則該發明缺乏新穎性。專利法第30條規定若為上述情況公開後12個月內，就不造成新穎性之喪失。現行專利法放寬優惠期主張聲明之限制，即使申請人在提出專利申請時並未以書面敘明要主張新穎性優惠期之利益，事後仍得主張。實用新型的優惠期也是12個月，而註冊設計的優惠期是6個月[8]。

新加坡

新加坡專利法第14條是關於新穎性的規定，第2項是新穎性喪失的例外規定，優惠期期間為12個月，期間基準點為本國本申請案之申請日，即使該申請案主張國際優先權，優惠期之計算亦係自新加坡申請案之申請日回推12個月。註冊設計法第8條規定，註冊設計的新穎性展覽優惠期是6個月，期間基準點為的展覽首日起6個月內出註冊設計申請。目前，註冊設計可享有新穎性優惠的公開態樣很少，設計者僅能在非常有限之情況下公開其創作，且須於公開後半年內提出註冊申請，否則將失去註冊資格。

2017年4月3日，新加坡律政部（Ministry of Law）在國會提出註冊設計法（Registered Designs Act）修正法案，擴大相關智慧財產權法定保護範圍，使符合條件的非實體產品具有實體產品的智財權效力，例如：全像投影鍵盤。其中也建議放寬註冊前公開設計作品的限制，將註冊設計的新穎性優惠期限延長至1年。[9]

	適用法律	專利類型	優惠期間	計算起始日	公開態樣
日本	特許法	發明	6個月	本國申請日	未限制
	實用新案法	實用新案
	意匠法	意匠
韓國	專利法	發明	12個月	本國申請日	未限制
	實用新案法	實用新型
	設計保護法案	設計專利	6個月
新加坡	專利法	發明	12個月	本國申請日	未限制
	註冊設計法	註冊設計	6個月		限制

圖表3. 日本、韓國及新加坡的優惠期制度與適用法律

優惠期限調和的國際趨勢

EPO的擴大上訴委員會（The Enlarged Board of Appeal，EBA）認為依據EPC的規定，申請人不能同時享有新穎性優惠期的利益，又享有優先權利益，兩者只能擇一。如果申請人要主張新穎性優惠，6個月期限的時間點是以EPO的申請日往前推算。然而，EUIPO則有不同的法律規定，歐盟設計法第7條是關於公開揭露（Disclose）的規定，2項是「無害公開」之規定，2項(b)款規定是以EUIPO的申請日或優先權日（有優先權主張者）往前推算的12個月的優惠期期限，申請人可同時享有新穎性優惠期的利益，又享有優先權利益。

綜上可得知，巴黎公約及其他國際條約對於專利新穎性的優惠期限長短並無強制性的規定，也沒規定設計專利的新穎性不得多於6個月。目前，全球已實施優惠期制度的國家或地區所採用的優惠期限有6個月與12個月兩種不同的規定，在採用單一法制（法律）保護發明專利、新型及設計專利（工業設計）的國家或地區，對於發明專利、新型及設計的新穎性優惠期限都採用相同的規定。日本雖以不同的法制來保護保護發明、新型及設計專利，但對於新穎性優惠期都採用6個月的期限，只有韓國和新加坡是不同的法制來保護保護發明、新型及設計專利，也採用不同的新穎性優惠期限規定（如圖表3所示）。

結語

原則上，巴黎公約及其他國際條約沒有特別或強制性的規定，優惠期間的延長及公開事由的鬆綁應適用於發明、新型及設計三種專利，為什麼這次新穎性優惠期延長的修訂獨漏設計專利呢？從2014年8月的「優惠期制度研究報告」的內容得知，這次智慧局修訂專利優惠期間並鬆綁公開之事由，係參考歐洲、美國、日本、中國專利法中的相關規定以及國際調和的成果。不過，歐洲的發明專利與註冊設計分別由EPO及EUIPO所掌管，法律依據也不一樣，報告中立法例比較的章節，歐洲部分僅列出EPO的專利優惠期制度及現況，未見有EUIPO的註冊設計的優惠期制度及現況的研究。因此，作者認為，應該不是智慧局不重視設計專利，可能是修法前資料蒐集不夠完備，才會遺漏設計專利的優惠期修訂。

備註

1. Q75, Prior disclosure and prior use of the invention by the inventor, was considered at the Buenos Aires Congress of 1980。Q75 was again considered at the Moscow ExCo of 1982。
2. The question of grace period was taken up again at the Lucerne ExCo of 2003, as part of the study of the Substantive Patent Law Treaty (Q170). The ExCo reached a resolution in favour of a 12 months grace period, including a permissive provision regarding declarations:
   [AIPPI] adopts the following Resolution: the term for the grace period shall be 12 months before the filing date or, if a priority is claimed, the priority date, i.e. the patent application shall be filed no later than 12 months after the public disclosure coming directly or indirectly from the inventor; a declaration by the applicant confirming that he is entitled to benefit from such grace period
   may be required.。
3. 參見2013年9月，AIPPI公布的“ Resolution：Question Q233-Grace period for patents”, 網址http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/233/RS233English.pdf。
4. OAPI的會員國有：布基納法索(BF)、貝寧(BF)、中非共和國(CF)、剛果(CG)、科特迪瓦(CI)、喀麥隆(CM)、加蓬(GA)、幾內亞(GN)、幾內亞比紹(GW)、馬里(ML)、毛里塔尼亞(MR)、尼日爾(NE)、塞內加爾(SN)、乍得(TD)、多哥(TG)等國家。
5. BIE的查詢網址：http://www.bie-paris.org/site/index.php。
6. Article 44：Exhibition priority（1）If an applicant for a registered Community design has disclosed products in which the design is incorporated, or to which it is applied, at an official or officially recognised international exhibition falling within the terms of the Convention on International Exhibitions signed in Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972, he may, if he files the application within a period of six months from the date of the first disclosure of such products, claim a right of priority from that date within the meaning of Article 43.（2）An applicant who wishes to claim priority pursuant to paragraph 1, under the conditions laid down in the implementing regulation, must file evidence that he has disclosed at an exhibition the products in or to which the design is incorporated or applied. （3）An exhibition priority granted in a Member State or in a third country does not extend the period of priority laid down in Article 41。
7. Article 30: (1) In the case of an invention which has fallen under any of the items of Article 29 (1) against the will of the person having the right to obtain a patent, such invention shall be deemed not to have fallen under any of the items of Article 29 (1) for the purpose of Article 29 (1) and (2) for the invention claimed in a patent application which has been filed by the said person within six months from the date on which the invention first fell under any of said items。
8. 韓國實用新型法第5條規定，新穎性的優惠期是12個月；設計保護法第36條規定註冊設計的新穎性優惠期是6個月。
9. 參見2017/04/15,台灣駐新加坡代表處發佈的產經新聞「為加強保護設計者創意，新加坡擬允許非實體產品註冊外觀設計」。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh） 學歷： 世新大學法律研究所法學碩士 成功大學工業設計系學士 經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員 經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官 中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76） 中央標準局專利審查委員（80-89） 台灣科技大學 專利所 兼任助理教授 著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。 《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。