從美國銀行申請區塊鏈專利看新興科技的專利適格性問題

美國專利商標局 (USPTO)及法院對專利適格性的把關非常嚴格，以區塊鏈技術來說，由於是相對新的技術，在所屬技術領域可能沒有太多的先前技術，所以在專利的新穎性與非顯而易見性都相對容易克服，但專利適格性則可能會是個非常嚴峻的挑戰。

區塊鏈 (blockchain) 是2017年火熱的新興技術之一，三不五時就會被報章雜誌拿出來討論一番，探討其技術所能應用的領域以及其對傳統生態所帶來的影響。在這場金融科技戰中，銀行不管願意與否都難以置身其外，因為區塊鏈的精神之一就是去中心化 (decentralization)。簡單來說，現存的金融體系中，人與人之間的交易需要透過受信任的單位來做第三方中介，例如銀行等中心化的(centralized)機構，但一旦區塊鏈技術成熟應用在金融交易上，點對點 (peer-to-peer) 的交易既安全又迅速，因為不再需要第三方中介，而交易成本也會降低，所以對於區塊鏈的去中心化與去中介化之衝擊，首當其衝的就是銀行，更精確地說，是未適應調整經營模式的銀行或金融服務單位。

提到區塊鏈專利的申請人，通常會想到的大多是新創公司 (start-up)，但美國銀行(Bank of America)顯然不想在未來可能發生的區塊鏈海嘯中被吞噬或被邊緣化，其從2015年11月開始陸續申請了區塊鏈相關的專利，至本文截稿前的公開資料總共有32件專利申請案。一探美國銀行過往的專利申請量，可以發現其在技術研發的智財保護上投入不少資源，自2009年起每年都有超過一百件以上的專利申請，2012到2016年每年的申請量都在四百件上下。

科技來自人性  專利來自法規

在開始檢視美國銀行申請的區塊鏈專利前，或許可以先試想一下這種以資訊技術為主軸的新興科技要如何申請專利？因為科技走在法規之前，所以不論區塊鏈技術如何新穎，都還是得受現行專利法所規範，以專利申請範圍來說，最終還是得為物的請求項或是方法的請求項，而就如軟體專利，其發明技術所涉入的程式語言或演算法可能都相當複雜，但這些通常都不會被直接寫到請求項中，而是將其所操控的過程、設定觸發的機制等技術，以請求項語言描述之，所以區塊鏈也好，人工智慧也好，這些新興的資訊科技的專利撰寫方式以及所會面臨的問題通常都雷同，基本上都可以歸類到軟體專利的範疇。

美國銀行申請的區塊鏈專利分布在不同的應用上，礙於篇幅此處僅挑幾件列出作為代表，例如：「使用區塊鏈與智慧合約的透明自我管理獎勵計畫」(TRANSPARENT SELF-MANAGING REWARDS PROGRAM USING BLOCKCHAIN AND SMART CONTRACTS)、「用於人對人付款的區塊鏈別名」(BLOCK CHAIN ALIAS FOR PERSON-TO-PERSON PAYMENTS)、「用於分散式資源狀態的外部確認之系統」(SYSTEM FOR EXTERNAL VALIDATION OF DISTRIBUTED RESOURCE STATUS)、「用於橫越多個網路節點執行分散式賬本的系統」(SYSTEM FOR IMPLEMENTING A DISTRIBUTED LEDGER ACROSS MULTIPLE NETWORK NODES)、「使用區塊鏈應用來轉換大規格電子程序的系統」(SYSTEM FOR TRANSFORMING LARGE SCALE ELECTRONIC PROCESSING USING APPLICATION BLOCK CHAIN)。

新興資訊科技專利撰寫方式以及面臨的問題雷同：落到軟體專利範疇

由於這32件區塊鏈專利大多是剛公開而未發出審查通知，所以接續僅針對已經有進一步審查結果的六件專利進行分析，而這六件專利中有一件是直接核准，另外五件收到核駁通知，其中被核駁的五件中又有四件具有35 U.S.C. 101的專利適格性問題，也就是軟體專利申請人目前最害怕看到的Alice核駁，因為收到Alice核駁就如同深陷泥沼般難以脫身。

以下是前述6件專利的整理表，其被分配到的技術單位(art unit)是2430/2490密碼學與安全(Cryptography and Security)。

表1. 6件美國銀行區塊鏈專利之核駁整理表；資料來源：USPTO，由北美智權報／蘇之勤整理

如前所述，以資訊技術為核心的發明在撰寫請求項時通常是把一堆程式碼或演算法運行的過程轉化成專利語言，以15/050358這件專利為例，以下為其請求項1內容(原文為英文[1]，中括號內粗斜體為審查員的審查意見)：

在審查意見中，首先，審查員表示請求項1有落入四大法定類別(本項是裝置項)，但也落入了法定例外的抽象概念。接著在二階段測試法(two-steps analysis)的第一步(Step 2A)，審查員羅列了9個法院判例來說明本項只是簡易收集、組織、以及比較已知的資訊的抽象概念。由於Step 2A是指向抽象概念，所以要進入第二步(Step 2B)來檢視附加元素是否顯著超過(significantly more)抽象概念，而審查員認為「系統」以及「電腦可讀取程式碼」並無法說明本項滿足顯著超過之條件，而只是執行普通電腦功能(熟知的、例行程序的功能)，審查員甚至在意見末段舉了銀行櫃檯的例子，表示行員處理日常交易時，會確認帳戶狀況後再回應是否允許交易，所以本項所述內容等同於單純智力活動，也就是行員輸入資料、比較資訊、然後給予回應，換句話說，本項缺乏非慣例的步驟。

以上的核駁理由並非特定審查員的偏好，而是目前整個美國法律系統看待這類專利的態度，法院與美國專利商標局 (USPTO)對適格性的把關非常嚴格，以區塊鏈來說，由於其是相對新的技術，在所屬技術領域可能沒有太多的先前技術，所以在專利的新穎性與非顯而易見性都相對容易克服，但專利適格性可能就會是個嚴峻的挑戰。舉美國銀行在另一件專利15/050,375的答辯理由書為例，其總篇幅18頁，其中針對102與103的答辯理由只有2頁，但針對101的答辯理由長達13頁，適格性的棘手程度不言而喻。

雖然目前專利適格性讓軟體專利或是商業方法專利的核准率持續偏低，但也並非無解，首先，「抓住進步效果」，由於請求項內容通常是上位後的文字，要能直接解讀出進步效果不太容易，所以說明書的輔佐是必要的，不要冀望審查員會主動去找出優點與功效，申請人必須積極地在答辯中明確點出。接著，「使用有利的判例」，Enfish與McRO這二件聯邦法院的判例幾乎是申請人對付適格性的必備材料，因為能在Step 2A說服審查員本案不是抽象概念就不用進入Step 2B，如果還是得走到Step 2B，那BASCOM這案例也不能太陌生。最後，「不要用102與103的觀念來操作101答辯」，因為新穎性與非顯而易見性的比對對象相對明確，但101中進步效果要對比的範圍是相對模糊的，有時候針對102與103的修改甚至不用回覆太多理由審查員就會給過，因為有確切的引證案做為比較基礎，但答覆101時如果只是仿102/103的模式把修改後的請求項丟回給審查員，經驗上是很難具說服力的。總之，只要把握上述重點，新興科技還是有通過專利適格性的機會，

備註：

1. “A system operatively connected with a block chain distributed network and for using the block chain distributed network for ensuring information security, the system comprising:
   a memory device; and
   a processing device operatively coupled to the memory device, wherein the processing device is configured to execute computer-readable program code to:
   receive an authorization request from a user to conduct an action associated with a block chain distributed network;
   determine a security level associated with the user;
   authorize the user to conduct the action when the action is allowed under the determined security level associated with the user; and
   do not authorize the user to conduct the action when the action is not allowed under the determined security level of the user. ”