當前樂團成員離開樂團後，打著前樂團之名義舉辦演唱會，因而被原樂團控告其侵害樂團名稱商標權。此時，前樂團成員是否抗辯其對樂團名稱的使用屬於商標指示性合理使用？佛羅里達州邁阿密聯邦地方法院於2024年作出Earth, Wind & Fire IP v. Substantial Music Group案判決，提出「指示性合理使用」之三要件 — 並認為被告不符合第三項要件，因其未盡足夠努力排除讓消費者產生對原樂團有贊助關係的誤會。
商標權人為球風火樂團創辦人的兒子
球風火樂團（Earth, Wind & Fire）是由Maurice White所帶領的美國男子音樂樂團，1969年於芝加哥伊利諾伊州成立。該樂團曾獲6次葛萊美獎及20次提名。他們擁有超過50張金唱片及白金唱片。樂團創辦人Maurice White的兒子擁有一家名為「Earth, Wind & Fire IP」的公司 — 擁有與球風火樂團相關的所有商標權，目前球風火樂團仍於每年舉辦超過80場以上的現場演出[1]。
樂團所擁有的商標，包括代表樂團的鳳凰（Phoenix）標誌（圖1）。
被告為球風火樂團前成員
Richard Smith在多年前曾與球風火樂團合作，之後成立了自己的樂團，並演奏球風火樂團的音樂。他的公司名為Substantial Music Group，新成立的樂團則取名為「球風火傳奇重聚」（Earth Wind & Fire Legacy Reunion）。他們使用了原始樂團的商標，包括其中最著名「鳳凰」標誌。當Earth, Wind & Fire IP發現並提出抗議後，Richard Smith才放棄使用這些商標，並將樂團名稱更改為「傳奇重聚球風火」（Legacy Reunion of Earth Wind & Fire）[2]。
雙方曾進行多次討論，最終未能解決爭議。後因「傳奇重聚球風火」於2019年停止演出而Earth, Wind & Fire IP選擇不再追究。然而在2022年5月，Earth, Wind & Fire IP得知「傳奇重聚球風火」打算將於2022年9月重新開始巡演[3]。因此，Earth, Wind & Fire IP向佛羅里達聯邦法院對Substantial Music Group及Stellar Communications這2間公司提起訴訟，主張商標侵權、虛假產地標示與不實廣告。Substantial Music Group則主張各項抗辯，包括指示性合理使用、時效抗辯、禁反言及默許等抗辯事由[4]。
指示性合理使用
所謂「指示性合理使用」（nominative fair use），是指被告使用原告的商標來指示原告的產品，其中一種使用目的是為了與被告的商品進行比較。美國聯邦第九巡迴上訴法院曾在New Kids on the Block v. News Am. Publ’g, Inc一案中提出三步驟測試[5]。若被告能證明下列條件，則可主張指示性合理使用的抗辯：
- 若不使用該商標，所涉及的產品或服務就無法輕易被識別（Readily Identifiable）；
- 僅為識別該產品或服務而使用「合理必要」的商標；
- 使用者不得以任何方式（包含與商標聯合使用）使人誤以為商標權人對其產品或服務有贊助或背書之意。
符合「指示性合理使用」第一項、第二項要件
本案地區法院認為，「傳奇重聚球風火」這個商標較容易讓人理解是與球風火樂團的老成員有關，符合「指示性合理使用」第一項輕易識別的要件[6]。
至於第二項要件，對原告商標「球風火」使用的程度是否為必要？在本案中，若法院僅根據被告第一版宣傳標誌的大小、風格與外觀來分析第二項要件，分析可能會更簡單。被告曾以幾乎鏡像的名稱與標誌組合來推廣其音樂會，其行為顯然超出「合理必要」的範圍[7]。
然而，在原告提出訴狀之後，被告更改了其廣告內容。他們停止使用Earth, Wind & Fire特有的字體，並移除具識別性的「鳳凰」標誌，將音樂演出的標題從「Earth Wind & Fire Legacy Reunion」改為「Legacy Reunion of Earth Wind & Fire Alumni」，並改變了配色方案[8]。
法院認為，若被告若未明確提及球風火，可能根本無法銷售其服務。因為，若無「球風火」的標註，被告樂團也難以向消費者表達其演出的是球風火樂團的老歌。因此，標示「球風火」的標誌，對於識別與辨認目的而言是必要的。而且，被告用一個新的設計取代原先的「鳳凰」標誌，該設計中包含象徵山脈、陰陽符號與小火焰的小圖樣，以此代表「球風火」。被告並未使用真正的「鳳凰」標誌，而是於原告要求停止使用侵權標誌後，自行設計的替代標誌。因此，法院認為本案亦符合「指示性合理使用」第二項要件[9]。
不符合「指示性合理使用」第三要件：暗示贊助或背書（Suggesting Sponsorship）
然而，在「指示性合理使用」第三項要件中，被告必須證明其行為未曾與該商標結合使用以致暗示該商標權利人對其進行贊助或背書。
本案雙方的爭點聚焦於整體廣告是否會讓人誤以為存在贊助關係。法院認同原告的主張，指出被告在使用「傳奇重聚球風火」這個名稱時，並未加入任何清楚的免責聲明或限制語言來說明演出者為何人[10]。
此外，正如原告有力指出的，被告的廣告結合了介紹球風火傳奇歷史的文字。法院理解雙方對於本案中演出音樂家在原球風火樂團中所扮演角色的爭議，但法院認為被告的廣告營造出與球風火樂團之間過於密切且無法忽視的關聯，而這並不符合單純事實記錄的程度。不論被告所使用音樂家在技術上是伴奏樂手還是正式團員，這些廣告與行銷仍具誤導性 — 使消費者誤以為原始球風火樂團的主要成員將會登場演出。被告所使用的「alumni」（校友／前成員）一詞，不足以消除其樂團並未獲得原告贊助的印象[11]。
結語
最後法院指出，即使演出者中有部分為原始成員，這些廣告仍誇大其原創性。原告以多位消費者在網路上留言表達對廣告與實際演出不符的失望，來證明其主張。本案中，樂團名稱為「傳奇重聚球風火成員」，仍可能引起消費者混淆[12]。
因此，法院認為被告不符合「指示性合理使用」的第三項要件，因為目前證據顯示，被告並未採取足夠措施消除消費者對原告贊助的誤解[13]。此外，法院也駁回被告的默許、禁反言、遲延等抗辯[14]。
進而，法院進行商標混淆誤認判斷。法院認為，本案存在混淆可能性，主要基於三項理由：（1）被侵權商標的識別性強、（2）雙方提供商品的相似性、以及（3）明確的實際混淆證據。因此，法院以即決判決裁定，Earth, Wind & Fire IP所提出的商標侵權主張獲得勝訴[15]。
備註：
- [1] Earth, Wind & Fire IP, LLC v. Substantial Music Grp. LLC, 720 F. Supp. 3d 1261, 1271 (S.D. Fla. 2024)
- [2] Id. at 1271.
- [3] Id. at 1271-72.
- [4] Id. at 1272.
- [5] New Kids on the Block v. News Am. Publ’g, Inc., 971 F.2d 302, 308 (9th Cir. 1992).
- [6] Supra note 1, at 1273-74.
- [7] Id. at 1274.
- [8] Id. at 1274.
- [9] Id. at 1275.
- [10] Id. at 1275.
- [11] Id. at 1275-76.
- [12] Id. at 1276.
- [13] Id. at 1276.
- [14] Id. at 1276-78.
- [15] Id. at 1280-87.
責任編輯：盧頎
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