紐約的MSCHF公司與饒舌歌手泰加（Tyga）合作，模仿知名帆布鞋Vans公司的經典鞋款，打算於2022年4月推出限量惡搞商品。Vans公司緊急向紐約法院申請初步禁制令，禁止該商品銷售。法院認為，雖然被告產品經過修改，與原告產品不同，但仍有多處特徵構成近似，會讓消費者混淆誤認。至於被告主張其屬於詼諧仿作（parody），法院則認為，詼諧仿作必須傳遞出評論、諷刺等訊息。
被告MSCHF Product Studio公司的創意惡作劇
本案被告MSCHF Product Studio公司，是紐約一群行動藝術家所組成，其名字源於英文單詞「Mischief」的縮寫，有「淘氣」和「惡作劇」之意[1]。他們常推出許多創意商品或創意藝術，並高價銷售引起風潮。其中一個系列，就是與不同領域名人合作，將知名球鞋進行仿作或惡搞，推出限量版的球鞋。
之前引起較大風波的，是其與饒舌歌手納斯小子（Lil Nas X）合作，模仿Nike的運動鞋Air Max 97，設計出一款「撒旦鞋」（Satan Shoes），並在氣墊中使用真正人血，限量666雙引發熱潮[2]。
Nike公司認為此舉已經讓人誤會，這款鞋乃由Nike授權製造銷售，故提起商標侵權訴訟。初審法院同意初步禁制令，但此鞋因為限量銷售，在法院命令時已銷售一空[3]。而後Nike與MSCHF公司達成和解，此案因而結束。
沒想到，2022年MSCHF公司與另一名饒舌歌手泰加合作，打算於2022年4月推出另一款模仿鞋，名為「Wavy Baby」，限量4306雙[4]。其乃以Vans公司出品的經典帆布鞋、滑板鞋款Old Skool為模仿對象。
Vans公司帆布鞋的商標與外觀特徵
Vans公司是專門製作帆布鞋的公司，其最經典的商品就是其Old Skool鞋。Vans公司主張，這款鞋的經點造型，已經成為重要的商標外觀（trade dress），也就是著名商品之外觀特徵[5]。
Vans公司為Old Skool鞋註冊並使用多個商標。其中，最重要的就是鞋側的條紋標誌，註冊了多個美國聯邦商標。
|
|
美國商標註冊號 |
註冊日 |
指定使用商品 |
|
2,177,772 |
August 4, 1988
|
Class 25: Footwear |
|
2,170,961 |
July 7, 1998 |
Class 25: Footwear |
|
2,172,482 |
July 14, 1998 |
Class 25: Footwear |
表1. Vans公司鞋側弧線的註冊商標；Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML，原告起訴書，at 24(E.D. New York.).
Vans這個字，並不專屬於Vans公司。但Vans公司在鞋底上，使用了特殊的紋路，稱為「華夫鞋底」（Waffle Sole），並就鞋底紋路註冊了多個商標。另外Vans公司在鞋跟上，註冊並使用了白底紅色的「Vans “OFF THE WALL”」商標。
| 美國商標註冊號 | 註冊日 | 指定使用商品 | |
 |
1,244,537 | April 12, 1983 | Class 25: Footwear |
 |
2,830,071 | April 6, 2004 | Class 25: Clothing |
 |
6,309,462 | March 30, 2021 | Class 25: Footwear |
 |
6,309,463 | March 30, 2021 | Class 25: Footwear |
表2. Vans公司在鞋底與鞋跟註冊的商標；圖片來源：Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML，原告起訴書，at 27-28 (E.D. New York.).
Vans公司也將此一「Vans “OFF THE WALL”」商標，使用在鞋盒上。由於鞋盒是紙箱色，所以在使用時，以紙箱色底、紅字呈現。其主張這也是受保護的商品外觀特徵。
此外，在鞋墊上，Vans公司則使用一個白底黑字的「Vans」標誌，雖然沒有註冊為商標，但其主張已大量使用，也是其受保護的商品外觀特徵。
Wavy Baby鞋侵害Vans商標與外觀特徵
在MSCHF公司正式開始銷售這款Wavy Baby鞋之前，Vans公司就向紐約東區法院提起訴訟，認為這款鞋侵害Vans商標與鞋子的商業外觀特徵，請求初步禁制令，法院於2022年4月29日同意下達初步禁制令[6]。
原告Vans公司聲稱，Wavy Baby 鞋和相關廣告侵犯了原告以上的註冊商標，和未註冊的商品外觀特徵。其指出，被告MSCHF公司的Wavy Baby鞋，有下列五個面向的問題。
- Vans公司原有的標誌，是經過設計的「Vans」，而MSCHF公司設計Wavy Baby標誌，將「Wavy」設計為特殊字體，與「Vans」商標也有若干近似。
- MSCHF公司對Vans公司鞋側的弧線條，修改地更加接近波浪。雖然線條不同，但是原告主張，線條的頭、尾近似。
- MSCHF公司也模仿了鞋跟的紅色商標。
- 鞋底部分，雖然MSCHF公司的鞋底為波浪狀，是否真的能穿著行走可能是個問題。但鞋底都用了華夫鞋底的紋路。
- 在鞋墊部分，MSCHF公司的鞋墊一樣使用了類似Vans的標誌。
| Vans公司的Old Skool鞋 | MSCHF公司的Wavy Baby鞋 | |
| 1.標誌 |  |
 |
| 2.鞋側線條 |  |
 |
| 3.鞋跟 |  |
 |
| 4.鞋底 |  |
 |
| 5.鞋墊 |  |
 |
表3. Old Skool鞋與Wavy Baby鞋之比較；圖片來源：Vans, Inc. v. MSCHF Product Studio, Inc., Case 1:22-cv-02156-WFK-RML，原告起訴書，at 30 (E.D. New York.).
法院判決首先討論被告的Wavy Baby鞋，是否侵害了原告Vans公司的商標和商業外觀，構成混淆誤認？紐約所在的第二巡迴法院，採取Polaroid Corp.案[7]的八因素判斷。其中，法院認為：(1)二者的商標和產品外觀在外觀上構成近似；(2)二商品都是帆布鞋、滑板鞋，構成相同或高度近似；(3)確實有消費者出現真正混淆，誤認為被告商品乃與原告公司合作；(4)就買家對商品的專業程度，由於這些商品都可以由一般消費大眾自己在網路上購買，沒有店員解說，所以一般消費者確實會因為在沒有解說的情況下被混淆；(5)被告商品的鞋底為波浪狀，可能不能行走，或會讓穿著者受傷，這樣會讓被混淆誤認之消費者，誤以為Vans公司產品的品質不好，傷害Vans公司的商譽。法院認為就上述五個因素來看，都可能會造成消費者混淆誤認[8]。
法院認為不符合詼諧仿作
對MSCHF公司而言，其行動的一貫理念就是惡作劇，故其主張Wavy Baby鞋屬於諷刺、譏諷、玩笑或娛樂，是一種詼諧仿作，或是一種藝術表達（artistic expression），而可受言論自由之保護[9]。
紐約東區法院引用第二巡迴法院2016年的My other bag案判決[10]，認為要構成詼諧仿作，除了要模仿原作品但與原作品不同外，最重要的，需要傳達出一些訊息，包括諷刺、嘲笑、開玩笑或娛樂（satire, ridicule, joking, or amusement）。而且，一個成功的詼諧仿作，應該清楚地向普通觀察者表明「被告與目標商標之權利人沒有任何關係」[11]。
紐約曲東區法院認為，被告的Wave Baby鞋，雖然傳達了它們與 Old Skool 鞋的相似性，但這些鞋並沒有充分錶達「諷刺、嘲笑、開玩笑或娛樂的元素」，未能向普通觀察者清楚地表明被告「與目標商標的權利人沒有任何關聯」[12]。
雖然被告將原告商標作了修改扭曲，但整體產品的相似程度太高，蓋過了商標標誌的修改。雖然被告在促銷產品時有一個宣言，強調創作理念，但是鞋和包裝本身卻沒有傳達出諷刺訊息[13]。最重要關鍵在於，由於被告所賣商品就是帆布鞋，與原告產品屬於同一商品市場，所以影響了詼諧仿作的判斷[14]。
結語
MSCHF公司已經多次被控侵害他人商標，故其必然要爭取法院認同，其商品可構成詼諧仿作。因此，MSCHF公司對本案已經向第二巡迴法院提出上訴。未來如何發展，值得我們繼續關注。
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
|
