UPCA預定2023年6月1日生效，把握最後的準備時間，讓我們再來談談UP及Opt-out申請。

《歐洲單一專利法院協議》（Agreement on a Unified Patent Court，簡稱UPCA）是歐盟內部的專利事務重大整合，預定2023年6月1日生效[1]，屆時歐洲單一專利（Unitary Patent，簡稱UP）及歐洲單一專利法院（Unified Patent Court，簡稱UPC）將同步啟用。而在此之前，歐洲專利（European Patent，簡稱EP）所有權人及申請人有幾項功課要先預做準備：

(1) 了解什麼是UP及UPC的Opt-out；

(2) 整理自家歐洲專利及申請案件組合，確認個別案件共同申請人、共同所有權人、被授權人、其他利益關係人；

(3) 評估哪些案子要提UP；

(4) 決定哪些案子要提Opt-out；

(5) 依規定取得UP、Opt-out申請所需人員同意及各項規定文件。

關於傳統EP及UP

• UP有何優點？目前向EPO申請專利，經EPO實審授權後，需依個別EPC締約國規定要件辦理進入指定國手續（National Validation），以取得該國發明專利保護，即一般所稱傳統歐洲專利（Classic European Patent，以下簡稱傳統EP）；相對傳統EP，UPCA生效後，EPO授權專利將有UP這個新選擇，可一個動作取得包含德國、法國、義大利、荷蘭等UPCA批准國的發明專利保護。對生技製藥業者、發明在歐盟各國有商業授權機會的非專利實施實體，又或是其他需要歐盟多國專利保護的專利所有權人，UP有助降低進入指定國、年費維持及案件管理成本[2]。
• UP一定划算？每一專利所有權人的個別案件需求各異，UP不一定比傳統EP更具成本效益。UP啟用之初只涵蓋17個歐盟成員國[3]，每年所需繳納的年費金額，相當於EPC前四大指定國年費金額加總之和，比方一發明實際只需取得德、英、法三國專利保護，若利用UP，需同時辦理UP申請及進入英國指定國的手續、每年分別向EPO及UKIPO繳兩筆年費，而且UP不能分拆只維持特定國別保護。在案件管理部分，等其餘歐盟成員國完成UPCA簽署及批准程序，EPO不同時期授權的UP會涵蓋不同國別，且UP無法分拆只轉讓部分國別權利，但可分拆只以部分國別的權利作授權協議標的，還是可能增加控管複雜度。
• UP不能Opt-out怎麼辦？目前歐洲各大事務所多建議傳統EP所有權人申請Opt-out，先不讓UPC作其Article 32(1)UPCA規定訴訟的管轄法院，但UP無Opt-out可能，其Article 32(1)UPCA規定訴訟一律以UPC作其管轄法院。若UPC認定UP專利權確實遭到侵害，其判決效力及於全部UPCA批准國，若UPC認定系爭UP無效，UP所有權人也將一次失去該發明在全部UPCA批准國的專利保護。為降低風險，歐洲代理人提出多種因應策略，比方一發明除向EPO申請專利，同時可直接在主要國別另提對應申請案[4]、向EPO再提分割案之類；這類備案勢必增加歐洲地區的專利申請及維護成本，但策略成效有待時間驗證。
• UP申請期限？EPO授權公告之日起，傳統EP有3個月的時間可考慮並完成進入指定國程序，但UP申請需在EPO授權公告日起1個月內提出，且在6年（可延長為12年）的UP過渡期期間，需併提指定語文全文譯本，建議收到EPO核准預先通知（communication under Rule 71(3) EPC）時，即應評估是否申請UP、準備所需文件。複數申請人向EPO提交EP新申請案之前，如果早就打定主意要藉UP取得UPCA批准國保護，可能需再考慮申請人排序，有可能影響UP物權適用法律。
• UPCA還沒生效EPO就要核准了怎麼辦？因唯有UPCA生效日起獲EPO授權公告的案件有機會請作UP，若申請人已收到EPO核准預先通知，只要還未回覆接受EPO預備授權文本，有機會利用EPO暫行辦法請求延後授權公告，好將EPO授權公告日推遲到UPCA生效之時，以適用UP申請新法。當然，一旦向EPO請求延後授權公告，肯定較晚才能取得專利授權，可能影響年費繳交作業，且萬一EPO重啟實審，不排除有被沒收原核准處分的可能，其中利弊，申請人需審慎權衡。

關於UPC及Opt-out

• Opt-out是什麼？UPC啟用後，傳統EP、UP、相關產品補充保護證書（Supplementary Protection Certificate，簡稱SPC）及EP申請案，無論是哪天申請、授權公告，遇有專利侵權、無效舉發等UPCA Art. 32(1)規定事項的民事訴訟，都會以UPC作其管轄法院。唯一例外，是7年（可延長為14年）的UPC過渡期期間，各國法院仍可受理傳統EP（不含UP）的專利權侵害、無效舉發等訴訟案件，且只要尚未在UPC展開相關訴訟，可向UPC申請Opt-out，除非後又撤回，在該傳統EP專利權可行使期間，UPC不得作其相關訴訟的管轄法院。
• UPC有哪些優缺點？過了EPO異議期，進入EPC各締約國落地生根的歐洲專利，必須一國一國打訴訟，牽涉的程序成本可能極之龐雜，歐盟各國遂為此催生出UPC。UPC法官皆具技術、法律專業，初步遴選名單網羅具豐富專利事務經驗的歐盟資深法官，待UPC啟用，即毋須奔赴歐盟多國打平行官司，有助節省各方成本資源，也避免歐盟各國法院按不同見解產生不同的訴訟結果。然而，正因UPC將是贏者全拿的戰場，對打輸訴訟的一方來說，其優點正是最大缺點，且UPC是全新法院，文化背景各異的法官要形成一致見解，預料初期需經一番磨合，目前沒有數據能評估可能的訴訟結果。
• 為什麼要Opt-out？許多歐洲事務所建議傳統EP所有權人提Opt-out觀望，因為錯過EPO異議期的第三方，可再利用UPC發動大範圍攻擊。也有事務所建議篩出專利組合中最具市場價值、可專利性基礎相對較弱的一批，至少先就這批傳統EP提Opt-out。登錄Opt-out後，未來可視需要撤回個別傳統EP的Opt-out、回歸UPC管轄。不過要注意的是，假使Opt-out期間已有第三人在個別國家法院提出相關訴訟，該傳統EP所有權人就無法撤回Opt-out。
• Opt-out風險迷思？若真有對手準備就一傳統EP提無效舉發，前述差別式Opt-out的策略，會否提示對手哪些是首選狙擊標的？另方面，許多「侵權」人未必知道存在相關的傳統EP，即使知道，可能未必有意願、資源到UPC興訟，這麼多傳統EP，有幾件會真正被UPC宣告無效、多國專利保護一次團滅？風險或許沒有想像中大。再說，若真有同業視特定傳統EP為絆腳石、欲除之而後快，傳統EP所有權人捨UPC而不用，可能得在各國開多條戰線，真有夠深的口袋足以支應所需？
• 在UPC當被告的風險？部分EPC締約國的專利訴訟一審約需兩年，但UPC估計可在一年內審結，一旦被告需應訴，不同於各國法院有4-6個月的準備時間，在UPC需於2個月內遞狀回應，要是完全沒預料會被告，真有可能措手不及。而UPC所發禁制令，效力可擴及全部UPCA批准國，論威力及壓力，不是個別國家法院的禁制令能並提。同時，打輸官司的一方，需負擔對造訴訟費用[5]。先前有人預測UPC會成為Patent Troll樂園，不見得是杞人憂天。

小結

不論是UP申請、Opt-out或UPC應戰，都需要時間討論布局，沒有統一適用的標準答案。UPCA預定生效日延後兩個月，恰好給了各方更充裕的時間應變。已收到EPO核准預先通知的EP申請案申請人，要是還無法決定採傳統EP或UP形式進入個別指定國，可利用EPO暫行辦法請求延後授權公告，如此可再爭取數月的評估協商時間。假使傳統EP所有權人確認有申請Opt-out的必要，2023年3月1日就會先觸發3個月的日出期間，屆時UPC就能接受預先申請Opt-out，建議有需要的傳統EP所有權人可在這段期間開始動作。

備註：