在2024年CAFC发布了三项值得注意关于美国设计专利的意见：（1）关于Rule 36条的简易确认、（2）涉及诉讼不正行为的裁定以及（3）对审查人员和上诉委员会（PTAB）§102(a)(1)规定核驳的确认。上述的重大决定推翻了40多年来显而易见判例法的全庭裁定以及使用新的显而易见性标准的应用。其中LKQ Corporation v. GM Global Technology Operations LLC案件已在先前北美智权报174-175期讨论过。北美智权报这次将分三期（181-183期）为文介绍涉及到CAFC发布三项重大决定的其他设计案件。首先，181期将从确认对审查人员和PTAB针对§102(a)(1)规定核驳的In re Justin Samuels案件分析开始，接着将会在182期介绍与「不洁净之手」理论相关的Apple Inc. v. Masimo Corp.案件和因应LKQ案判决后新的检测标准而申请重新审判的Top Brand LLC v. Cozy Comfort Company LLC.案件。并最后在183期由分析一件发生在台湾地区厂商的维权案件 — 设计专利诉讼中应用Rule 36做简易确认的Lu v. Hyper Bicycles, Inc.案件做结尾并提供上述案件的法律意见做一总结，盼能提供给业界、代理人、律师做为参考。
In re Justin Samuels、Samuel Rockwell案件
上诉人Justin Samuels and Samuel Rockwell于2009年9月12日提交美国设计专利申请，申请号为29/577,270，名称为「具有华夫格图案面和光滑面的格子松饼装饰设计」（D720申请）。D270申请的Fig.1和Fig.3（如图1所示）分别显示了所请求保护设计的俯视透视图和仰视图。所请求保护设计的底部是平坦的。
CAFC的分析
让我们从头审查PTAB的法律决定，并同时审查PTAB的事实调查结果，藉以获取实质证据[3]。「预见」是一个事实问题，在设计专利背景下，涉及应用一般观察者检测[4]。根据该项检测，先前技艺设计「预见」请求保护的设计，「如果在一般观察者眼中，给予购买者通常给予的关注，则两种设计基本上相同，如果相似性足以欺骗这样的观察者，诱导他购买其中一种，并认为这是另一种。」[5]大量证据支持PTAB的决定，即格子松饼视频预见了D270申请中所请求保护的格子松饼设计。另外，PTAB发现，与上诉人主张相反，该格子松饼视频已揭露了先前技艺中格子松饼具有平坦的内表面，以识别（1）格子松饼的侧视图 — 表明格子松饼的内表面是平坦的、（2）显示格子松饼鸡蛋填充物是平坦的，从而表明格子松饼的内表面是平坦的另一视图，以及（3）显示部分打开格子松饼的另一视图，可见格子松饼的平坦内表面。
在上诉中，除了重复关于格子松饼视频未能揭露平坦内表面的论点外，上诉人还列出了先前技艺格子松饼和所要求保护格子松饼设计之间的其他几个的所谓差异，包括边缘周围的变形量、着色和灵活性。然而，上诉人未能描述与所请求保护的格子松饼设计相比，这些所谓的任何一项差异对于一般观察者来说，应该是要如何改变先前技艺格子松饼的「整体视觉印象」[6]。（描述一般观察者检测「不是逐个元素的比较」，而是要求事实发现者「比较整体设计的相似性，而不是个个独立的装饰特征的相似性」）。
另外，上诉人也对格子松饼视频中得出结果的可靠性表示怀疑，认为审查人员过于依赖对先前技艺格子松饼内表面「模糊且瞬间的一瞥」。但透过观看视频，PTAB确定了来自以下方面的具体观点（无论视频质量和内表面可见性持续的时间如何）：「它能够辨别出上诉人认为先前技艺中不存在的特征。我们认为没有理由干扰PTAB对影像揭露事实的调查结果」。上诉人最后辩称，D270申请在格子松饼视频发布日期之前就已被建设性实施，因此该视频不符合先前技艺的资格。然而，D270申请是在2016年9月12日提交的，远在「莱希·史密斯美国发明法案」（AIA）的先申请制度于2013年3月16日生效之后。因此，即使上诉人能够证明较早的构想或较早的建设性实施，这种表现也与AIA 35 U.S.C.后要求的调查无关。§102(a)(1)即请求保护的发明是否在「请求保护发明的有效申请日期之前」便在公开视频中进行了描述。在本案中，上诉人并未主张D270申请有权享有提前提交日期的利益。
根据一般观察者检测，如果「在一般观察者眼中，购买者通常给予的关注是，两项设计基本相同，如果相似性足以欺骗观察者，诱导其将其中一项误认为另一项而购买」，则先前技艺设计已预见了请求保护的设计。本案中，CAFC裁定预见检测已满足。特别是，CAFC指出，PTAB已对所请求保护的格子松饼和先前技艺的格子松饼进行了整体适当的考虑。CAFC表示，上诉人论点针对的是具体特征，未能解释任何所谓的差异如何改变一般观察者对先前技艺的格子松饼与所请求保护的格子松饼设计的「整体视觉印象」。由于一般观察者检测「不是逐个元素的比较」，而是要求事实认定者「比较整体设计的相似性，而不是孤立地比较装饰特征的相似性」，因此CAFC裁定上诉人的论点不成立，并维持了核驳判决。
CAFC认为，即使上诉人能够证明较早的构想或较早的建设性实施，这种表现也与AIA 35 U.S.C.后要求的调查无关 — § 102(a)(1)即所请求保护的发明是否在「所要求保护发明的有效申请日期之前」在公开视频中进行了描述。因此，上诉人并不认为D270申请有权享受较早申请日期的好处。申请人及时提出上诉。CAFC有管辖权并确认PTAB的裁定。
备注：
- [1] 数据源：https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/22-1121/22-1121-2024-03-06.html. HYPER BICYCLES, INC. , No. 24-1081 (Fed. Cir. 2025) case opinion from the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit. Case: 22-1121 Document: 55 Page:2 -P.4F.
- [2] 数据源：https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/22-1121/22-1121-2024-03-06.html. HYPER BICYCLES, INC. , No. 24-1081 (Fed. Cir. 2025) case opinion from the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit. Case: 22-1121 Document: 55 Page:2 -P.4F.
- [3] 参见Polaris Industries, Inc. v. Arctic Cat, Inc.，882 F.3d 1056, 1064（CAFC,2018）。
- [4] 参见International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp., 589 F.3d 1233, 1237-38（CAFC, 2009）。
- [5] 参见Gorham Manufacturing Co. v. White，81 US 511, 528 (1871)。
- [6] 参见Lanard Toys Ltd. v. Dolgencorp LLC，958 F.3d 1337, 1343 (Fed. Cir. 2020)。
责任编辑：卢颀
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