東協商標實質性審查之通用指引

楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授

0
59

東南亞國家協會(ASEAN)1995年12月於泰國曼谷成立了「東協之智慧財產權合作之架構協議」(ASEAN Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation),而在該架構協議下,成立了「東協智慧財產權合作之工作小組」(ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation ,簡稱AWGIPC)。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

東協智財局的共同商標審查指引計畫

為了加速促進東協的經濟整合,東協智慧財產權合作之工作小組 2004年想要打造未來成立東協經濟共同體藍圖,因而分別制訂了2004-2010年行動計畫、2010-2015年行動計畫,乃至現行的2016-2020年行動計畫。

在2010-2015年行動計畫中的一個項目,想要減少在東協各國申請商標的困難,因此,為了促進各國申請商標的一致標準,希望提出一個商標實質性審查的通用指引(common guideline for the substantive examination of trademarks)。

這個計畫屬於東協與歐盟2009年展開合作的歐盟—東協智慧財產權保護計畫(EU-ASEAN Project on the Protection of Intellectual Property Rights, 簡稱ECAP III)之下。該計畫主要由歐盟智財局執行,因為歐盟智財局具有統一歐盟各國智財法律規定的經驗,故由歐盟智財局主導,先研究東協各會員國的商標法及商標法的審查基準或手冊,提出了一個共通的架構初稿,再邀請東協各智財局官員對初稿提出意見並進行修正,最後於2014年,正式通過了這份「東協商標實質性審查之通用指引」,已於2017年正式出版(以下簡稱審查通用指引)[1]

圖片來源

以歐盟審查指引架構為基礎

審查通用指引的說明提到,其整個架構,是以歐盟智慧財產局的前身「歐盟內部市場調和局 (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM)」,於2014年出版的「對共同體商標審查之指引」(European Community Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market on Community Trade Marks-2014)為基礎。

這個東協商標實質性審查之通用指引,為了要調和10個東協國家不同的商標法的體系,原則上是以歐盟商標審查指引的體系,大致區分為「絕對拒絕商標註冊事由」(absolute Grounds for Refusal of Registration)以及「相對拒絕商標註冊事由」(relative grounds for Refusals of Registration)的架構。部分解說內容,大多是先以歐盟商標審查指引的基本介紹內容為說明,後面再輔以一些東協國家商標審查手冊中的具體案例作為例子。

其在介紹時也先指出,因為東協十個國家的商標法尚未完全統整,所以在某些時候,並不是每個國家得註冊商標的客體及拒絕註冊事由都完全一樣。因此這個審查通用指引只是供東協國家審查時參考用,希望東協國家就其商標法相同的部分,可以盡量採用一致的審查標準。但倘若部分商標法規定有所不同,則只有具相關規定的國家,才需要參考這份指引[2]

東協商標審查通用指引架構

其整體架構上可分為二大部分,第一部分屬於商標絕對拒絕註冊事由;第貳部分屬於商標相對拒絕註冊事由(詳見表1)。

第壹部分:商標絕對拒絕註冊事由

第貳部分:商標相對拒絕註冊事由

1. 商標保護客體
2. 識別性
3. 欺騙性標誌
4. 國家和政府標誌、徽章和其他象徵
5. 公共秩序、公共政策、道德
6. 集體商標和證明標章

1. 一般考量
2. 在先已註冊商標
3. 著名標誌
4. 在先未註冊商標
5. 在先地理標示
6. 在先商號名稱或其他事業名稱
7. 其他在先智慧財產權
8. 個人名稱、肖像
9. 其他社群團體的名稱和象徵
10. 在註冊時具有惡意

表1. 東協商標審查通用指引架構;資料來源:東協商標審查通用指引

由於整份指引實質內容多達230頁,無法一一介紹。但筆者將之對照臺灣商標審查實務基準,挑選部分臺灣比較沒有的部分加以介紹。

商標保護客體:明確提出位置商標的概念

臺灣商標法雖然承認各種新型態商標,有提到顏色商標、形狀商標,但沒有明確的提到位置商標(position marks)。在臺灣的「非傳統商標審查基準」的「10 其他非傳統商標」,介紹了位置商標的概念,但標題並沒有直接使用「位置商標」的用語。

從東協審查通用指引中,就商標類型明確列出了「位置商標」這種獨立態樣,並主要引用歐盟法院處理過的案例說明。這樣的舉例說明,某程度是想提供東協國家未來在審查各種新型態商標時,可以認識到有這種「位置商標」的存在。除了歐洲法院的案例,也引用了菲律賓所提供的愛迪達的位置商標為例子[3]

圖1. 愛迪達在菲律賓註冊的位置商標;圖片來源:東協商標審查通用指引

地名作為商標之審查標準

臺灣商標審查基準中,雖然有關於地名使用的問題,但並沒有說的很詳細。在東協商標通用指引中說明,如果是將地名的使用,會讓一般消費者對相關產品或服務,連結到認為是該產品或服務的產地,原則上就不准予註冊[4]

但其說明,倘若將地名使用到產品或服務上,對一般消費者而言,不會認為是聯想到產品或服務的產地,就不會認為是對地名的描述,而可能被消費者認為是一種創造性商標(fanciful)、任意性商標(Arbitrary)或暗示性商標(Suggestive)[5]。舉例來說,許多車商會用地名作為車款名稱,例如用Tucson作為車款的商標(這是菲律賓商標手冊中的例子),對國內的消費者認知來說,可能就會被認為創造性商標或任意性商標[6]

其提到一個特殊的觀念,是「未來可能會產生地理聯想」(likely future geographical association)。也就是說,當用一個國外地名註冊某一個商品,這個地名,對現在國內的消費者很陌生,也許現在可以當成是一個獨創性商標或任意性商標。但是,他人可以提出反對,認為那個外國地名,基於未來雙方貿易關係發展的可能下,將來國內消費者可能會熟悉這個地名,進而可能會將該地名與該產品產生某些聯想。那麼,現在最好就不要准予註冊,以避免未來產生爭議[7]

例如,衣索比亞盛產咖啡,現在有人用衣索比亞某一個城市的名字,在國內申請商標指定用於咖啡相關產品;雖然現在一般消費者沒聽過這個地名,但若有證據顯示,未來雙方貿易發展下,慢慢國人會知道這個地名,並知道該地也有產咖啡,就會將該商標看做是一種描述性商標[8]

另外,該指引也提到,如果確實是用某地名作為產地來源或連結,原則上雖然不准予註冊,但在例外情況也可以允許註冊。舉例來說,各國的航空公司,包括泰國航空、馬航、日航、韓航等,都是以國籍為公司名稱並聲請商標,其就是將國籍名稱,作為其服務的產地來源。根據各國商標法,若由產地作為構成商標主要內容應該不准予註冊。但是這種情況,審查官可以詢問政府有關單位,取得其同意後,仍可以准予註冊[9]

混淆誤認判斷因素

東協商標審查指引對於所申請商標與在先已註冊商標,構成混淆誤認時,為相對不得註冊事由。對於其混淆誤認的判斷因素,大致有下述判斷因素[10]

2.2.2 商標圖樣是否相同或近似
2.2.3 產品服務類別是否相同或類似
2.2.4 相關公眾或相關領域消費者
2.2.5 其他混淆誤認判斷有關之因素

2.2.5.1 商標是否為家族或系列商標
2.2.5.2 相衝突之商標是否已經同時存在於市場中
2.2.5.3 相同或近似商標之前的決定

2.2.6 所有混淆誤認因素的綜合評估

若與臺灣的「『混淆誤認之虞』審查基準」相比,有所不同的地方在於,東協商標審查指引並沒有提到「5.4 先權利人多角化經營之情形」以及「5.7 系爭商標之註冊申請是否善意」。東協商標審查指引,是將是否為善意惡意的問題,獨立放在「10.申請時是否為惡意」這一章[11],並提到部分東協國家商標法規中確實有這項考量因素。但主要撰寫用商標審查通用指引的歐盟智財局,在自己的歐盟商標審查指引中,也不把「申請時是否為惡意」當成是混淆誤認之虞的判斷因素之一。歐盟商標法規中,確實有一個申請時具有惡意可撤銷商標的規定,但這是一個獨立規定[12],並非混淆誤認之虞判斷的因素之一。

另外,對商標圖樣相近似說明中,一樣包括外觀近似、讀音近似、觀念近似。但比較特別的是,其提到,如果是外文商標,由於國內一般消費者可能並不認識該外文之意義,或者不會發音,故在判斷上,只能採取外觀近似的判斷,而無法用讀音近似與觀念近似作為判斷方式[13]

與在先地理名稱相同或近似

由於東協部分國家都有另外承認地理標示(geographical indication)的法規,因而所申請商標,若與在先的地理標示構成相同或近似,也是一種相對不得註冊事由。

其說明中指出,地理標示與一般商標不同點在於,地理標示保護範圍只集中在其保護的商品類型。所以在混淆誤認判斷之虞時,對於相同或類似的商品就必須限縮。所申請商標指定使用的商品,必須與地理標示指定的商品完全相同,或者高度相關的商品,才會不准予註冊。不過,當地理標示屬於著名的地理標示時,就不受上述限制,對於混淆誤認之虞的認定就可以放寬[14]

侵害在先智慧財產權

針對所申請商標侵害在先智慧財產權,審查指引只針對二種智慧財產權,一類是設計保護,一類是著作權。比較特別的是,在可能侵害的著作權類型中,書名、劇名、電影名稱等,若符合某些國家的著作權保護要件,也可能會受到著作權保護。所以,如果將他人著作之名稱,拿來申請商標,倘若該著作名稱可受著作權法保護時,也可能構成拒絕商標註冊之事由[15]

使用其他社群團體的名稱和象徵

最後,有一種類型也很特別,就是用到特殊社群(community)的名稱或象徵。所謂的社群,主要就是各種原住民族。由於東協國家中有非常多的原住民族,且也都很重視原住民族的文化表達保護。因此,若將某個原住民族的名稱或象徵圖案,拿去申請商標,也可能會被作為拒絕註冊之事由[16]

但在這份審查指引中,並沒有具體指出,哪些東協國家的商標法中有這類明確的拒絕註冊事由。但部分國家可能會以「公序良俗條款」,作為拒絕註冊之依據[17]

關於此點,臺灣智財局類似地,於2017年公布了「涉及原住民文化表達之商標審查原則」,說明若以原住民的名稱、用語或圖案申請商標,可能會被拒絕註冊的各種情形。

備註:

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

發表留言

請輸入您的評論!
請在此輸入您的姓名