北美智權報261期《網域名稱Booking.com是否可以註冊商標？具指標性意義！》及265期《美國最高法院判決出爐：Booking.com商標具有後天識別性可受保護》兩篇文章曾針對知名訂房網站Booking.com能否以「通用辭彙+.com」等網域名稱的複合詞組取得商標保護，作學理上和美國最高法院見解的詳細介紹。美國最高法院認定「Booking.com」具有後天識別性，因此可受商標保護。本文則依2020年10月USPTO根據美國最高法院見解發布「通用辭彙+.com」申請商標時的審查指引，說明該局如何根據消費者的認知，區辨「通用辭彙+.com」是否因不具識別性而予核駁，或因其已得使消費者識別特定服務來源而得予核准註冊為商標。
「商標」的最主要功能在於識別商品或服務來源，以維護公平、自由競爭市場正常運作。而所謂「識別性 （distinctive）」則是指足以使商品或服務之相關消費者 （relevant consumers） 認識為指示（indicate）商品或服務來源（the source of the goods or services），並得與其他人之商品或服務相區別（capable of distinguishing）[1]。
因此，各國商標法一般規定，「通用名稱」因為作為業者常用以表示商品或服務之名稱，不得註冊為商標，一方面是因為其通常無法讓消費者識別商品或服務來源，另一方面是怕若允許特定業者取得商標後，將使該業者在市場上獨占該辭彙的使用[2]。
此外，和通用名稱具有類似性質的「描述商品或服務特徵的辭彙」，因識別性的欠缺或薄弱，原則上不得讓特定業者作為其販售之商品或提供服務的商標；但是，若該等辭彙已經特定業者在市場上長期反覆使用，使相關消費者能一見即知或產生聯想其代表特定業者的商品或服務，而產生後天識別性者，則例外承認其具商標屬性，可得申請註冊[3]。
USPTO發布以「通用辭彙+.com」等網域名稱申請商標時的審查指引
美國專利商標局（下稱USPTO）於2020年10月根據美國最高法院Booking.com案[4]見解，發布「通用辭彙+.com」等網域名稱的複合詞組申請商標時的審查指引[5]，說明該局如何依市場上相關消費者的認知，區辨未來以「通用辭彙+.com」申請商標之案件，是否為不具識別性的通用名稱而予核駁，或因其已得使消費者識別特定服務來源而得予核准註冊為商標。而指引中所稱「通用辭彙」（generic term）涵蓋上述「通用名稱」和「描述商品或服務特徵的辭彙」。
審查指引遵循美國最高法院Booking.com案見解
自1888年Goodyear Rubber Company案[6]以來，USPTO根據該經典案例衍生之「當然規則」（per se rule），認為由一個通用辭彙（generic term），與通用的網域名稱（generic top-level domain，例如「.com、.org等」），所結合的複合詞組仍然是一個通用名稱，當然不具有後天識別性，無法註冊為商標[7]。本文試舉一例，如「prosecution.com」使用於提供智慧財產權相關法律服務時，因為prosecution在專利領域或行業有「申請專利」的意思，給予欲接洽申請專利業者之相關消費者的印象，仍是所提供服務內容有關的說明，導致消費者僅是將「prosecution.com」認知為「申請專利」此服務類別的名稱，所以「prosecution.com」當然僅為一個不具後天識別性的「通用名稱」。
然而，美國最高法院在2020年Booking.com案推翻該「當然規則」，認為「通用辭彙+.com」等類型的複合詞組，並非均直接將其視為不具識別性而為某種商品或服務的通用名稱，而是需經「個案判斷」（case-by-case base），該等複合詞組必須是相關消費者認為其屬於市場上某領域之通用名稱，才會被認為是通用名稱。申言之，判斷一個複合詞組是否為通用名稱時，審查者應立於相關消費者之立場依一般生活經驗就該「通用辭彙+.com」複合詞組之整體加以觀察，判斷該複合詞組是否傳達給消費者某種產品或服務類別的意思。美國最高法院即基於Booking.com案的事實，認定相關消費者並未僅將「Booking.com」這個詞認知為某種產品服務類別的名稱。因此，「Booking.com」對相關消費者而言不是通用名稱，USPTO應核予商標[8]。
據以判斷「通用辭彙+.com」等複合詞組是否具識別性的關鍵證據
USPTO在指引中明確指出，即使美國最高法院推翻將「通用辭彙+.com」等複合詞組視為不具識別性的「當然規則」，惟各個複合詞組是否具有後天識別性仍應經個案審查，所以包含「辭典中對該辭彙的定義、競爭同業需要使用相同辭彙的可能程度、在通常交易中的用法，以及任何其他相關消費者如何理解該辭彙含義等，針對相關消費者作出的市場調查報告」等傳統用以審查是否具有後天識別性的證據，仍為協助商標審查官（examining attorney）審查時的利器。
具體而言，審查官應審視和據以提出商標申請之「通用辭彙+.com」等複合詞組有關的下列證據：
商標申請人亦應自行提交與前述第2-4項相關的市場調查報告和廣告支出等相當程度的實際證據（a significant amount of actual evidence）以協助審查，但指引亦明言該市場調查報告中應詳細說明相關「調查期間、方式、問卷內容、受調查的消費者群體、參與者數量和地理範圍」等具體資訊。若審查官在審查中認為申請人所提交的資訊不充足，亦可依37 C.F.R. §2.61(b)規定要求申請人補充。
小結
從這份最新的審查指引，可知USPTO遵循最高法院見解，揚棄將「通用辭彙+.com」等複合詞組視為不具識別性的「當然規則」，將該等複合詞組的商標申請案回歸申請案是否具有識別性的個案審查，並明列商標審查官在審查該等複合詞組時應具體考量的證據項目，重申申請人所附隨的證據提交義務，以資明確審查官和申請人的權利義務。
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
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