2020年11月，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在Vectura Ltd. v. GlaxoSmithKline LLC案[1]維持聯邦地院判決，認定GSK公司製造銷售的「乾粉吸入劑」系列產品侵犯Vectura公司的美國第8,303,991號專利，並根據雙方曾經的授權契約和被控侵權產品的整體市場價值，維持GSK公司須賠償相當於授權金的9千萬美元。本文專注於本案在藥物配方製備方法專利侵權判斷時涉及的兩大爭議，包含（1）在哪些情況下，用來保護產品或裝置的專利範圍，可能因為說明書以實施例揭露特定藥物配方的製備過程而受到限縮，和（2）如何以實驗數據判斷被控侵權產品是否侵權。

案件背景和系爭專利

Vectura公司是一家長期致力於研究與開發經由肺部遞送藥物之吸入劑配方和設備的公司，並於2012年11月取得美國第8,303,991號「製備用於藥物組合物的顆粒的方法」專利（系爭方法專利）的核准。系爭方法專利是關於一種如何利用「乾粉吸入劑」（dry powder inhalers，DPIs）等給藥裝置產生能在肺部有效遞送活性藥物成分的方法。簡單來說，當具有療效之藥物活性成分顆粒的直徑被均勻研磨至小於一定「質量氣體動力學中位數直徑」（MMAD）的大小，並於其上黏著特定添加劑時，可以大幅提高該藥物活性成分顆粒向肺部底層輸送的效果。以下說明本案主要攻防的請求項：

1. 一種製備用於肺部給藥之藥物組合物中複合活性顆粒的方法，該複合活性顆粒包含藥物活性顆粒和表面具有特定添加劑顆粒的藥物活性顆粒，其中所述活性顆粒的質量氣體動力學中位數直徑不超過10μm，且其中添加劑在遞送裝置運行時可以促進複合活性顆粒的輸送。（Composite active particles for use in a pharmaceutical composition for pulmonary administration, each composite active particle comprising a particle of active material and particulate additive material on the surface of that particle of active material, wherein the composite active particles have a mass median aerodynamic diameter of not more than 10μm, and wherein the additive material promotes the dispersion of the composite active particles upon actuation of a delivery device.）

請求項2為依附於請求項1的附屬項，並限制請求項1所述的添加劑係包含一或多種「金屬硬脂酸鹽或其他衍生物」（metal stearate or derivative）。請求項3則為依附於請求項2的附屬項，並特定請求項2所述的金屬硬脂酸鹽為「硬脂酸鎂」（magnesium stearate）。

2019年聯邦地院判決

2016年，Vectura公司在德拉瓦州聯邦地院起訴GSK公司，稱其製造銷售的「乾粉吸入劑」系列產品侵犯前述系爭方法專利請求項。Vectura公司指稱該等乾粉吸入劑產品（被控侵權產品）的構造中，具有一或多條鋁箔製的貯藥囊送藥帶，每條送藥帶上具有多個分別裝有「藥物活性成分（例如吸入型類固醇類藥物）」、「添加劑（包含硬脂酸鎂）」和「賦形劑（例如乳糖）」的貯藥囊（blisters）。當患者使用被控侵權產品時，貯藥囊將被擠破，進而混合各個貯藥囊中的藥物活性成分、硬脂酸鎂和賦形劑；混合的過程中，部分硬脂酸鎂將黏附於藥物活性成分的表面，所以該混合的過程即落入系爭方法專利的範圍。

2019年9月，聯邦地院陪審團同意Vectura公司的指控，認定被控侵權產品侵犯系爭方法專利，並依雙方曾經擬定之授權契約內容，以被控侵權產品30億銷售額的3%作為賠償金額的計算基礎，決議GSK公司須賠償相當於授權金的9千萬美元。

2020年CAFC判決

GSK公司不服聯邦地院判決，上訴CAFC。在上述理由中，GSK公司提出兩點質疑，（1）首先，其對聯邦地院對「複合活性顆粒」該詞彙的解釋申請專利範圍有所疑義，（2）並批評Vectura公司未提供充分證據證明被控侵權產品在混合添加劑（即硬脂酸鎂）後是否落入「促進複合活性顆粒的輸送」功效的專利範圍，故聯邦地院陪審團判斷有所違誤。因此，CAFC針對前述解釋申請專利範圍和侵權判斷的兩造攻防予以判斷。

• 說明書實施例與專利範圍的限縮
  首先，CAFC在2014年GE Lighting Solutions, LLC v. AgiLight, Inc案曾闡明，法院不宜以「在說明書裡較佳實施例（preferred embodiment）出現，『但請求項未敘述』的限制特徵（limitation）」限縮專利範圍，即使說明書裡僅有單一實施例也不宜如此解釋。除非，其內部證據（intrinsic evidence），例如申請歷史之檔案資料，可以明白看出專利權人確實有意作此限縮[2]。
  針對此爭點，GSK公司從系爭專利說明書中的實施例著手。GSK公司指出，為符合充分揭露要件，Vectura公司在說明書中以實施例揭露如何將添加劑（即硬脂酸鎂）粘合和附著到藥物活性成分上的方法，例如在硬脂酸鎂和藥物活性成分混合前加以「研磨」（milling），將原本呈現粗顆粒狀的混和物分解成細緻、均勻的顆粒，使硬脂酸鎂得以粘附到藥物活性成分的表面，以提升促進具有療效的藥物活性成分透過氣體動力從給藥裝置向肺部底層擴散的效果。
  此外，GSK公司亦指稱，根據申請歷史之檔案資料，Vectura公司在申請系爭方法專利過程中，曾明確聲明前述實施例的研磨方法是系爭方法專利中不可或缺的（essential）製備過程，故專利範圍應受該限制特徵的限縮。
  然而，CAFC顯然並不如此認為。判決中指出，Vectura公司的確曾在申請系爭方法專利過程的聲明暗示系爭專利的步驟中「研磨」步驟是必要的（required），但CAFC認為該聲明只是在說明該「研磨」是一種較佳的（preferred）步驟。此外，CAFC指出雖然說明書亦批評（criticize）「研磨」步驟以外的方法，但其認為該批評僅是為了區分和突顯（differentiate）系爭方法專利所製備之複合活性顆粒與先前技術所產生的複合顆粒之不同。故在本案說明書以實施例揭露的「研磨」步驟仍不能作為系爭專利範圍的限制特徵。
• 如何以實驗數據判斷是否侵權
  在審查侵權判斷時，CAFC從雙方提出的實驗數據、文件檔案、證人證詞，認定聯邦地院陪審團系基於充分證據判斷被控侵權產品的混合步驟落入「促進複合活性顆粒的輸送」功效的專利範圍。GSK公司爭執Vectura公司直接以被控侵權產品產生之複合活性顆粒進行實驗，而未真實或適當重現被控侵權產品混合藥物活性成分、硬脂酸鎂和賦形劑的過程。換言之，Vectura公司直接以複合活性顆粒所進行是否有「促進複合活性顆粒的輸送」功效的實驗結果不能作為是否落入系爭方法專利範圍的證據。
  CAFC基本上同意系爭實驗確實無法真實反映被控侵權產品的混合過程，但其認為陪審團依一般通常知識和經驗法則，仍可基於被控侵權產品經混合過程後至少會有部分硬脂酸鎂黏附在藥物活性成分上形成複合活性顆粒，只要該複合活性顆粒有「促進複合活性顆粒的輸送」功效，即可推論被控侵權產品即落入侵權範圍。
  CAFC另根據其他間接證據，例如（1）GSK公司2013年的內部分析報告，其指稱黏附有硬脂酸鎂的藥物活性成分具有較好的擴散效果，和（2）Vectura公司提出的專家證人證詞，該證詞解釋複合活性顆粒如何降低藥物顆粒間的作用力，以達到較佳的顆粒擴散效果。
  種種人證和書證均倒向被控侵權產品混合之複合活性顆粒有「促進複合活性顆粒的輸送」功效，故CAFC維持聯邦地院陪審團認定被控侵權產品落入專利範圍的判斷。

小結

從本案可知，雖然曾有被控侵權人成功以「申請歷史之檔案資料」爭執「在說明書裡較佳實施例（preferred embodiment）出現，『但請求項未敘述』的限制特徵（limitation）」可限縮專利範圍，但美國法院基本上採取較保守的立場。惟在專利申請與答辯時，申請人仍應留意當說明書僅舉出單一實施例時，是否揭露請求項未敘述的限制特徵，以避免未來訴訟中攻防之煩。

備註：